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Droits d’auteur et Propriété intellectuelle

Cybersquatting

Des atteintes portées à un droit antérieur.

mardi 17 octobre 2006

par Julie Goutard

Les juridictions ont, en juin 2006, rendu trois décisions représentatives des techniques juridiques mises à notre disposition pour lutter contre les pratiques abusives de cybersquatting. Dans ces trois affaires, deux fondements ont permis de lutter contre le cybersquatting : la contrefaçon d’une marque et le parasitisme.

- Com. 7 juin 2006, Endemol developpement / Technof, TF1, n°03-19.508, n°03-19.606 (source : legalis.net) ;

- TGI Paris 7 juin 2006, St Htel Meridien contre St Meridiana Htel, n°06/02744 (source : juriscom.net) ;

- TGI Paris, 3ème chbre, 1ère sect., 28 juin 2006, S.A. Banque du Développement des PME-BDPME contre Richard A. (source : legalis.net).

Les personnes morales ou physiques doivent déposer les noms de domaine en respectant les droits des signes distinctifs antérieurs. Pour cette raison, Le cybersquatting, qui consiste à enregistrer un nom de domaine afin de négocier la revente aux titulaires des droits ou de profiter de ce signe et de faciliter au cybersquatteur son entrée sur le marché, est interdit.

Il sera étudié la protection de la marque (I), d’une part, et la protection des signes distinctifs (II), d’autre part, face au nom de domaine.

I/ LA PROTECTION DE LA MARQUE FACE AU NOM DE DOMAINE

A l’examen de la jurisprudence, il se dégage deux sortes de protections : celle accordée en l’absence de notoriété (A), d’une part, et celle accordée en présence de notoriété (B), d’autre part.

A/ EN L’ABSENCE DE NOTORIÉTÉ D’UNE MARQUE

Dans la première affaire, la chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 7 juin 2006, rappelle que le principe de spécialité est à prendre en compte dans l’appréciation de la contrefaçon d’une marque par un nom de domaine.

En l’espèce, La société Technofi a déposé le 7 juin 1999 la marque "Nice people" pour désigner, notamment, des services de transmission d’information sur réseau Internet, l’élaboration et conception de logiciels, le développement, la conception et l’hébergement de sites. La société Endemol a déposé le 4 avril 2003 une marque identique pour désigner l’émission de télé réalité. Elle a créé un site dénommé "Nice people" dont le contenu est destiné à cette émission.

La société Technofi assigne la société Endemol en contrefaçon de la marque déposée sur le fondement de l’article L716-6 CPI.

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 4 septembre 2003, a fait droit à la demande de la société et a interdit, à titre provisoire, aux sociétés Endemol et TF1 l’utilisation du nom de domaine au motif que "l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés, que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire et constitutifs de contrefaçon, la reproduction d’une marque dans les termes prévus par les articles L713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle". Ainsi, la Cour a constaté le caractère sérieux de l’action en contrefaçon.

La Cour de Cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel au motif que les juges n’ont pas recherché " si les produits et services que pouvaient offrir sur le site Internet les sociétés Endemol développement et TF1 étaient identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque enregistrée par la société Technofi, la cour d’appel n’a pas constaté le caractère sérieux de l’action en contrefaçon engagée par celle-ci tel que prévu par l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle".

La Cour de Cassation réaffirme, d’une part, que le dépôt d’une marque dans les classes 35, 38 et 42 ne confère pas un droit exclusif sur le nom de domaine. Les juges ne sont pas liés à la classification choisie par les titulaires de marque, mais ils doivent comparer les contenus des sites (TGI 2 avril 2001 SA Zebank/Sté 123 Multimédia Canada Ltd et SA 123 Multimédia). La marque sera donc contrefaite par un nom de domaine identique si les produits ou services en cause sont similaires ou identiques. A l’opposé, si les produits ou services sont distincts, la jurisprudence exclut la contrefaçon. La haute juridiction exige, d’autre part, que le juge des référés contrôle au minimum le fond de l’affaire. En effet, le caractère sérieux de l’action sera constaté dans le cas où le juge aura comparé, outre les signes en cause, les produits ou services en cause. En d’autres termes, le juge des référés doit apprécier la contrefaçon de la marque par un nom de domaine identique.

B/ EN PRESENCE DE LA NOTORIÉTÉ D’UNE MARQUE

Dans la deuxième affaire, le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans un jugement rendu le 7 juin 2003, apprécie le caractère parasitaire de l’enregistrement d’un nom de domaine similaire à une marque notoire exerçant dans le même secteur d’activité.

En l’espèce, la société "Meridiana hôtel" a réservé le 15 juin 2005 le nom de domaine "hotel-meridiana.com" et l’a exploité. La société des Hôtels "Méridien" emploie la raison sociale "société des hôtels Méridiens" et le nom commercial "le Méridien" pour désigner son activité hôtelière depuis le 24 novembre 1972. En outre, la société est titulaire de la marque verbale "MERIDIEN" déposée le 15 décembre 1970 et d’une marque semi-figurative "le Méridien" déposée le 9 février 2000. Cette société détient diverses noms de domaine ayant pour terme "Méridien".

La société "Méridien" a assigné la société "Méridiana Hôtel" en contrefaçon de marque, interdiction et indemnisation.

Les juges décident que la marque est de renommée du fait de "l’ancienneté de son activité et des investissements publicitaires réalisés depuis de nombreuses années". D’ailleurs, dans un jugement du 22 février 1994, le Tribunal de Grande Instance de Bastia a reconnu cette renommée. Les juges estiment que l’atteinte aux marques de renommée est constituée en raison d’un "détournement de clientèle en provenance du monde entier du fait de la grande ressemblance entre les signes et du caractère de luxe de l’hôtel MERIDIANA", en se fondant sur l’article L713-5 du code propriété intellectuelle. Le tribunal n’accepte pas le fondement sur la contrefaçon des marques « dès lors que l’atteinte aux marques de renommées a été reconnue justifiée ».

Le service proposé par les deux sociétés sont identiques et les signes en cause sont similaires. La confusion du public concerné ne peut être que certaine du fait de la renommée de la marque. De là, les agissements parasitaires sont constitués. Le tribunal préfère s’appuyer sur l’article L713-5 du code de propriété intellectuelle, en dépit de l’article L713-3 du même code. Le choix du juge est-il judicieux en sachant que l’article L713-5 du code s’applique pour les marques notoires contrefaites par un produit ou un service non similaire ?

En l’espèce, la marque notoire est protégée à l’encontre des noms de domaine, identiques ou similaires, indépendamment des services ou produits en cause, au mépris de l’interprétation littérale de l’article L713-5 du code qui dispose : « l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

Le tribunal condamne la société Méridiana hôtel à verser 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et 7 500 euros à titre de frais de justice. Pour la première fois, la Cour de Cassation ordonne la publication intégrale sur le site litigieux d’une durée de six mois à partir du transfert du nom de domaine, sous l’initiative du titulaire des droits antérieurs.

Pour conclure sur nos deux premières affaires, nous remarquons que la protection d’une marque notoire face à un nom de domaine est plus étendue que celle d’une marque dénuée de notoriété. Maintenant, la protection des signes distinctifs est à envisager.

II/ LA PROTECTION D’UN SIGNE DISTINCTIF FACE À UN NOM DE DOMAINE

Dans la troisième affaire, le Tribunal de Grande Instance, dans un jugement rendu le 28 juin 2006, rappelle qu’un nom de domaine reproduisant un signe, possédant un droit antérieur, est constitutif d’agissements parasitaires.

La société "Banque de développement des PME" a enregistré le nom de domaine "bdpme.fr" le 16 juillet 1997 et le site est en accès depuis le 1er mai 2000. L’entreprise individuelle "Business Developpement PME" a enregistré le 10 juillet 2002 le nom de domaine "bdpme.biz". Cet entrepreneur avait informé, par courriel, cette première société de cette démarche. En l’absence de réponse de celle-ci, il a enregistré, par la suite, la marque "BDPME" et le nom de domaine "bdpme.tm.fr".

La banque a assigné l’entreprise individuelle en cessation d’agissements déloyaux et parasitaires au motif que l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine porte atteinte à son sigle social, son nom commercial et son nom de domaine.

Le tribunal considère que les activités ne sont pas directement concurrentes, mais les activités du défendeur peuvent être une déclinaison de celles du demandeur, toutes deux dans le secteur financier. De plus, il relève que la société "Banque du développement des PME" est "implantée dans ce secteur économique depuis longue date et au rayonnement bien plus large" et que l’entreprise individuelle a essayé de "tirer indûment profit de cette réputation". Il en conclut que "le choix du nom de domaine -bdpme.biz- pour exploiter un site Internet offrant des services complémentaires à ceux proposés par la société Banque du développement des PME dans son sillage direct, est générateur d’un risque de confusion et constitutif de parasitisme".

Ces trois affaires ot permis de dégager les différentes situations dans lesquelles le cybersquatting peut-être apréhendé et sanctionné par les magistrats du fond.

Ainsi, dans la première affaire ( Cass. com. 7 juin 2006, Endemol developpement/Technofi, TF1) fondée sur la contrefaçon d’une marque face à un nom de domaine identique, le tribunal a comparé les domaines d’interventions des entreprises et fait application du principe de spécialité.

Les affaires suivantes avaient pour fondement le parasitisme.

Pour apprécier les agissements parasitaires, les magistrats ont dans l’une, relevés la notoriété de la marque (TGI Paris 7 juin 2006 St Htl Méridien contre St Méridiana Htel), et constatés, dans l’autre, le risque de confusion engendré par le nom de domaine (TGI Paris 28 juin 2006, SA Banque du Développement des PME-BDPME), sachant que sur ce dernier point, plusieurs éléments pouvaient être pris en compte : l’étendue de l’exploitation du signe, le degré de ressemblance entre les signes, l’identité ou la similarité des services et produits en présence.

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