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DROIT & MARQUES DE LUXE

Droit des marques et noms de domaine

Du conflit à la co-existence.

juin 2002

par Pascaline Colombani

Les noms de domaine sont aujourd’hui de véritables signes distinctifs à l’instar des labels, des appellations d’origine, ou encore du nom commercial, de l’enseigne et de la dénomination sociale, et le droit des marques a pris une nouvelle dimension avec la création croissante de ces noms à la fonction hautement distinctive sur le web.

I - Les raisons du conflit

Le conflit entre droit des marques et noms de domaine est toujours un problème d’actualité car, à défaut d’être véritablement un nouveau marché, internet constitue pour les entreprises un fort moyen de communication. Les sociétés savent qu’elles ont intérêt à utiliser les marques connues des consommateurs dans les noms de domaine sous lesquels elles exploitent leur site web.

Si la marque est un signe de ralliement de la clientèle parce qu’elle garantit au consommateur l’origine des produits ou services qu’elle désigne, " c’est généralement au vu du nom de domaine que l’internaute va juger intéressant ou non de se brancher sur le site, de prendre connaissance du produit ou du service qui y est offert, et éventuellement d’y faire des achats " ( Les règles de nommage de l’internet en question ? G. HAAS, O. TISSOT, Les Annonces de la Seine, 8 février 1999, n°10 ).

Le conflit entre nom de domaine et marque résulte notamment dans l’absence de lien entre les systèmes d’enregistrement de marque et de nom de domaine, mais aussi dans les règles d’attribution des noms de domaine. En effet, la marque est administrée par une autorité publique sur la base du territoire national, alors que le nom de domaine est administré par une ONG et bénéficie d’une présence mondiale.

C’est ce que nous rappelle l’OMPI, l’Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle : " Les conflits entre les noms de domaine et les marques surgissent essentiellement parce qu’il n’y a pas de coordination entre les systèmes d’enregistrement des marques et les systèmes d’enregistrement des noms de domaine ".

En France, tous les noms de domaine en ".fr " doivent être enregistrés auprès d’un prestataire qui effectue toutes les démarches au nom de son client auprès de l’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération). L’attribution du nom de domaine se fait en conformité avec une " Charte de nommage " établie par l’AFNIC qui instaure un système de vérification exigeant que le demandeur soit titulaire de droit antérieur sur la dénomination qu’il souhaite déposer comme nom de domaine. Ainsi, un nom de domaine peut être le nom d’un organisme, son sigle, son enseigne commerciale, une marque déposée, une association, ou encore le nom d’une publicité ou d’un projet coopératif. S’il s’agit d’une société, le demandeur devra fournir le Kbis et le numéro SIREN/SIRET. S’il s’agit d’une marque, le demandeur devra fournir le certificat d’enregistrement de la marque à l’INPI.

Malgré ces dispositions, les conflits persistent, notamment en raison du fait que les différentes autorités de nommage ne se concertent toujours pas.

II - L’évolution du conflit : La marque et le nom de domaine, une différence inéluctable ?

Les noms de domaines qui étaient de simples adresses sont devenus des signes de ralliement à la clientèle. Cette fonction les rapproche indubitablement des signes distinctifs tels que la marque de fabrique, la marque de commerce ou de service, le nom commercial et l’enseigne. Cependant, le nom de domaine ne peut être analysé comme une marque. En effet, il échappe aux principales règles spécifiques s’imposant aux signes distinctifs tel le principe de spécialité et le principe de territorialité.

Cette différence est-elle inéluctable ?

La marque a pour fonction essentielle de désigner, identifier et individualiser tel produit ou tel service par rapport à un autre. La marque a donc un rôle extrêmement important puisqu’elle permet au consommateur de faire son choix en toute connaissance de cause et d’accéder de la sorte à une certaine qualité du produit ou du service.

On le constate dans la jurisprudence, les juges sanctionnent l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque en se fondant sur deux critères : la similarité et la confusion dans l’esprit du public.

1 - Les critères de similarité et de confusion dans l’esprit du public

<sum> L’article L.713-3 du Code de Propriété Intellectuelle prohibe la reproduction de la marque d’autrui pour des produits similaires à condition qu’il y ait danger de confusion dans l’esprit du public.
Les juges saisis des conflits entre marques emploient deux méthodes pour déterminer la similarité :

- La méthode objective consiste à considérer que deux produits ou services sont similaires à partir du moment où leur nature, ou leur destination sont intrinsèquement très proches.
- La méthode subjective consiste quant à elle à observer l’attitude de la clientèle par rapport aux deux produits ou services litigieux (si le consommateur croit qu’ils émanent du même fabricant), c’est-à-dire s’il existe une confusion dans l’esprit du public.

Les juges retiennent volontiers cette analyse subjective. Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 janvier 1993, a considéré que " sont similaires des produits qui, en raison de leur nature et de leur destination, peuvent être attribués par les consommateurs à la même origine. Il s’agit d’une question de fait ".

Or, l’imitation implique nécessairement une confusion.

La Directive Communautaire de 1988 et la Cour de Justice des Communautés Européennes ont fixé d’une manière très précise les critères d’appréciation du " risque de confusion ".

La CJCE s’est demandée si " le risque d’association ", c’est-à-dire le lien que le public pouvait établir avec une marque antérieure du fait de sa ressemblance auditive, visuelle ou conceptuelle était de nature à créer le risque de confusion exigé par la Directive. Dans l’arrêt SABEL/PUMA du 11 novembre 1997, la CJCE a jugé que " la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion mais sert à en apprécier l’étendue ". L’arrêt CANON (CJCE) de la même année estime que " constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ".

Le " risque de confusion " est un fait objectif, il doit être à la fois avéré et dûment établi. En interprétant la Directive, la CJCE pose trois principes : il faut comparer les signes d’une manière globale, en tenant compte de leur distinctivité, qui comprend leur distinctivité intrinsèque et leur notoriété, et de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles.

<sum> Les juges saisis de litiges inhérents aux noms de domaine empruntent aujourd’hui ces critères de similarité et de confusion dans l’esprit du public pour trancher les conflits.

Dans l’Affaire Alice, par exemple, La Cour d’Appel de Paris, le 4 décembre 1998 a décidé que l’enregistrement du nom de domaine " Alice. fr " par la société Alice éditrice de logiciels, ne révélait pas un comportement fautif de la part de cette dernière, et qu’en l’absence de fraude, le nom de domaine est attribué au premier demandeur malgré l’antériorité de la marque détenue par la société Alice, agence de publicité. En outre les juges du fond considèrent " qu’il s’agit d’un prénom commun et qu’en raison des activités totalement différentes des deux sociétés, il ne peut y avoir confusion dans l’esprit du public ".

Désormais, en l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, et à défaut de preuve d’une notoriété dépassant son domaine d’activité, une société ne peut réclamer de protection de sa dénomination sociale ou de la marque. Cette affaire permet de constater que l’antériorité de la marque ne justifie pas la radiation de l’enregistrement du nom de domaine lorsque les services ou produits ne sont pas considérés comme identiques ou similaires.

2 - Une possible coexistence

L’évolution du conflit se manifeste d’une autre manière aujourd’hui, l’Affaire Chantelle en est un exemple. Le titulaire de la marque Chantelle, société de lingerie féminine a saisi la Commission d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI pour récupérer les noms de domaine " chantellebra.com " et " chantellebras.com " déposés par un distributeur agréé. La question s’est posée de savoir si un distributeur peut valablement inclure dans le nom de domaine de son site web la marque des produits qu’il est habilité à vendre ? L’OMPI a considéré que "celui qui vend régulièrement des produits revêtus d’une marque a le droit d’enregistrer et d’utiliser un nom de domaine incorporant cette marque dès lors que ce distributeur n’utilise pas son site web de façon à engendrer la confusion". (Dalloz Affaire 2002 - n° 15 - Sommaire commenté de la décision de la Commission administrative de l’OMPI du 20 décembre 2001, par Cédric MANARA, Professeur à L’EDHEC Business School).

Pour tolérer cette utilisation de la marque par le distributeur, le panel d’arbitres a retenu le critère de confusion. Puisqu’il est aujourd’hui impossible d’envisager une réglementation mondiale en matière de nom de domaine, la solution à ce genre de conflit ne pourraît-elle pas se trouver dans le nom de domaine lui-même ?

L’AFNIC exige désormais que le nom de domaine soit choisi en fonction de critères objectifs. Pourquoi ne pas imaginer attribuer un nom de domaine en fonction d’un corps de métier ?
Par exemple, en matière de marque, le titulaire de la marque pourrait enregistrer comme nom de domaine l’intitulé de sa marque. Ensuite, chaque maillon de la chaîne commerciale se verrait attribuer un nom de domaine en fonction de son rôle économique. Ainsi, le fabriquant de la marque pourrait avoir un nom de domaine en "marque.fab.fr", le distributeur se verrait quant à lui attribuer un nom de domaine en "marque.distrib.fr", et le vendeur pourrait utiliser le nom de domaine en "marque. vend.fr" etc...

Outre les difficultés d’attribution des adresses en fonction de chaque corps de métier, cette possibilité aurait l’avantage d’éviter les conflits, la concurrence déloyale, le parasitisme entre titulaires et exploitants de la marque.

Par ailleurs, le dépôt d’une marque en classe 38 (classe relative aux télécommunications) ne suffit plus à empêcher l’enregistrement d’un nom de domaine. C’est ce qu’a jugé le Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans un jugement du 21 janvier 2002 lors d’un litige opposant la société Publications Bonnier, titulaire de la marque " Saveurs" et la société Saveurs et Senteurs Créations, titulaire du nom de domaine " saveurs.com ".

Il faut maintenant " procéder à une comparaison entre le contenu du site exploité par la société Saveurs et Senteurs Créations et les produits et services pour lesquels la protection est revendiquée, étant rappelé que ces produits et services sont, outre ceux visés au dépôt de la marque, ceux qui leur sont similaires. "

Finalement, le risque de confusion s’apprécie au vu d’un certain nombre de facteurs objectifs interdépendants, telle qu’une importante similarité des signes et/ou des produits ou services concernés, ou du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque.

3 - Le cas des marques notoires

Une marque notoire ou jouissant d’une renommée est une marque connue d’une large fraction du public et qui doit pouvoir créer dans l’esprit du public une association immédiate entre la marque et le produit ou service qu’elle désigne. Les critères de notorités sont généralement ceux de l’ancienneté de la marque, de l’importance de son exploitation, des investissements réalisés par le titulaire pour la faire connaître au public, et les résultats et sondages d’opinion réalisés.

La marque notoire ou renommée échappe au principe de spécialité. Le titulaire d’une marque peut s’opposer efficacement à l’enregistrement par un tiers de cette marque pour un nom de domaine, quelque soient les produits ou services désignés dans l’acte de dépôt. A partir du moment où le titulaire d’une marque est en mesure de justifier la notoriété de sa marque, et de prouver que l’exploitation du nom de domaine lui cause un préjudice, le nom de domaine pourra lui revenir.

Cependant, l’affaire récente (2002) qui oppose France Télévisions Interactive et le Coréen Segwon Kim qui a enregistré les noms de domaine " France2.com " et " France3.com " montre les limites de la notoriété. France Télévisions avait obtenu une ordonnance de référé interdisant au Coréen l’utilisation des noms de domaine et ordonnant à celui-ci de les transférer. L’ICANN n’ayant pas fait exécuter cette décision, France Télévisions avait alors saisi l’OMPI. L’organisation n’a pas reconnu la notoriété des marques France2 et France3 en Corée et n’a donc pas ordonné le transfert de celle-ci.

Au regard de la jurisprudence, aussi bien que de la doctrine, il semble qu’il n’y ait plus de différences flagrantes entre droit des marques et nom de domaine. En effet, les juges sanctionnent souvent sur les mêmes fondements les contrefacteurs de marque et de nom de domaine. Les tribunaux retiennent de plus en plus le " préjudice d’image " pour le demandeur qui constate que son image est dévalorisée auprès de sa clientèle, des consommateurs qui essaient de se connecter sur le site web, mais accèdent soit à un site non exploité, soit au site d’un concurrent direct.

Cependant, le nom de domaine doit pouvoir jouir d’un véritable statut juridique, indépendamment de celui des marques.

III - Le nom de domaine, une catégorie juridique des signes distinctifs

D’après A. BERTRAND, les noms de domaine sont en quelque sorte des " enseignes électroniques qui constituent sans aucun doute une nouvelle catégorie de signes distinctifs " ( Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine, André BERTRAND, ed. CEDAT, Collection Théorie et Pratique, septembre 2001).

Le nom de domaine est incontestablement par nature et par fonction un signe distinctif. Cependant, à défaut de toute réglementation nationale ou internationale, le régime juridique des noms de domaine ne repose que sur la pratique contractuelle et les usages.

D’une part, le nom de domaine apparaît véritablement comme un signe de ralliement à l’instar des enseignes commerciales et des marques, c’est pourquoi on peut facilement le comparer à une " enseigne électronique " ; et d’autre part, on remarque que le titulaire du nom de domaine dispose d’un droit réel sur celui-ci, lequel peut alors faire l’objet de contrats, voire de licences.

A ce propos, les juges estiment qu’en matière de nom de domaine, un droit d’usage sur une marque n’est pas une licence d’exploitation de cette marque (TGI de Nanterre, 20 mars 2000). Le droit d’usage concédé, par Sony à son distributeur Alifax, d’utiliser la marque Espace Sony ne l’autorisait pas à enregistrer le domaine "espace-sony.com". En effet, ce droit d’usage ne s’applique qu’à l’enseigne, aux documents commerciaux et à la publicité, mais ne constitue pas une licence d’exploitation. Rappelons qu’à l’inverse, dans l’Affaire Chantelle précitée, la Commission d’Arbitrage et de médiation de l’OMPI a décidé que le distributeur pouvait légalement utiliser le nom de domaine incorporant la marque, chantellebra.com, puisqu’il vendait régulièrement les produits de cette marque.

Si une coexistence entre marque et nom de domaine semble désormais acquise, et laisse supposer que le nom de domaine s’imposera de plus en plus comme une catégorie juridique à part entière, au-delà de la question de son statut se pose une autre question, celle de la coexistence et de l’harmonisation des solutions arbitrales et judiciaires dans cette matière.

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