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Droits d’auteur et propriété intellectuelle

La loi dite de « lutte contre la contrefaçon »

Loi du 29/10/2007

jeudi 24 avril 2008

par Ophélie Cullet-Quéré

Difficilement évaluable, il n’en reste pas moins vrai qu’aujourd’hui, la contrefaçon fait l’objet d’un réseau international.

D’après les douanes européennes, 92% des produits contrefaits saisis proviennent de Chine. Omniprésente, la contrefaçon sévit dans tous les domaines.

Au-delà du frein économique considérable qu’elle constitue, la contrefaçon est une véritable atteinte au droit de la propriété intellectuelle et à la sécurité des consommateurs.

Pour mettre fin à ce fléau, le Parlement et le Conseil européen ont adopté la directive n°2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle.

Avec un an et demi de retard, elle a été transposée en droit français par la loi n°2007-1544 du 29/10/2007.

Présentée comme « une amélioration plutôt qu’une révolution » [1], cette loi technique est venue modifier la procédure du droit de la propriété intellectuelle (I) et les mesures provisoires et conservatoires nécessaires pour prouver la contrefaçon (II).

I. Une modification procédurale du droit de la propriété intellectuelle

Cette modification touche à la fois à l’ouverture de la procédure (A) mais aussi à son dénouement (B).

A. L’ouverture de la procédure

Jusqu’alors le titulaire originaire ou le cessionnaire d’un monopole bénéficiaient du droit d’agir en justice. Dorénavant, ont également qualité pour agir les bénéficiaires de simples licences en matière de dessins et modèles, de produits semi-conducteurs et de droits appartenant aux producteurs et de vidéogrammes. En effet, avant la réforme, l’action en contrefaçon ne leur étaient ouverte qu’en droit des brevets et des marques. L’article 4 b) de la directive de 2004 est à l’origine de cette modification. Elle permet ainsi de prendre en considération les licenciés qui sont en principe au premier chef affectés par les effets de la contrefaçon.

Cet article fixe trois conditions cumulatives pour pouvoir intenter une telle action. En premier lieu, ce droit n’est attribué qu’aux licenciés exclusifs, ensuite le contrat de licence ne doit pas en disposer autrement, enfin cette action ne peut être exercée qu’une fois déclarée infructueuse la mise en demeure du titulaire des droits ou la notification du producteur s’il s’agit de phonogrammes ou vidéogrammes. Alternativement, si le respect de ces conditions n’est pas assuré, les licenciés peuvent intervenir volontairement à l’instance en contrefaçon ouverte par le titulaire des droits pour obtenir réparation de leur préjudice. Toutefois, le droit auteur reste exclu de ces innovations en raison des controverses doctrinales que suscite l’admission de la licence comme contrat.

Par ailleurs le délai de prescription pour agir a également été modifié par la directive dans le domaine du droit de la propriété industrielle. Désormais, une prescription triennale est appliquée au droit des dessins et modèles et des produits semi-conducteurs harmonisant ainsi ce délai à l’ensemble du droit de la propriété industrielle. Si ce délai vient réduire la prescription décennale appliquée antérieurement, il permet toutefois d’aligner la prescription civile sur celle usitée en droit pénal dans le domaine du droit de la propriété industrielle.

La loi de lutte contre la contrefaçon instaure également d’importantes modifications concernant les juridictions compétentes pour statuer sur les litiges devenus de plus en plus complexes en droit de la propriété intellectuelle. Non prévues par la directive, ces modifications reviennent au législateur français. Cette réforme vise donc à simplifier l’action des titulaires de droits et à harmoniser les procédures civiles. En créant un pôle de la propriété intellectuelle, l’idée serait de réduire les tentations de forum shopping au sein de l’Union Européenne et de renforcer la justice française sur la scène internationale. En France, des décrets d’application devraient intervenir prochainement afin de préciser les compétences et les tribunaux sélectionnés.

Toutefois, cette loi laisse en suspend quelques difficultés d’interprétation dans le domaine du droit de la propriété littéraire et artistique. En effet la loi est venue ajouter un alinéa 4 à l’article L 331-1 du c.de la PI qui vient préciser la compétence des « tribunaux de grande instance (…) déterminés par voie réglementaire ». Mais en lecture croisée avec l’alinéa 1, un doute subsiste. En effet, il prévoit que les contestations en matière de propriété littéraire et artistique « qui relèvent de l’ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents ». Certains auteurs considèrent que le maintien de cette disposition conserve comme auparavant la possibilité de saisir un tribunal d’ordre administratif ou des tribunaux spéciaux comme le tribunal de commerce ou le conseil des prud’hommes plutôt que les tribunaux de grande instance qualifiés. Mais dans un souci de cohérence et d’harmonisation avec le droit de la propriété industrielle, il semble que l’interprétation de l’alinéa 1 doit faire écho à l’alinéa 4 en donnant compétence exclusive aux TGI désignés par voie réglementaire pour l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.

B. Le dénouement de la procédure

Les mesures réparatrices constituent l’apport majeur de cette loi. Jusqu’à présent, l’indemnisation du préjudice causé par la contrefaçon se fondait sur l’art.1382 du c.civ en absence de règles spécifiques. Mais, comme cette disposition venait limiter l’indemnisation au seul préjudice subi et prouvé ; en conséquence les tribunaux français [2] n’admettaient que de faibles montants en comparaison avec d’autres Etats. Pour éviter tout forum shopping, l’objectif de la directive a consisté à mettre en place un nouveau mode d’évaluation des dommages et intérêts en maintenant le principe de réparation intégrale et en refusant l’introduction de mesures assimilables à des dommages intérêts punitifs. Cette démarche s’aligne sur le règlement Rome II qui considère ces indemnisations comme contraires à l’ordre public communautaire.

En conséquence, la nouvelle loi a ajouté, pour chaque droit de la propriété intellectuelle, une même disposition qui fait état de deux techniques d’évaluation des dommages et intérêts.

1 - L’évaluation analytique

Cette première technique est prévue aux alinéas 1 des articles L.521-7 pour les dessins et modèles, L.623-28 pour les obtentions végétales et L.716-14 pour le droit des marques du code de la propriété intellectuelle. Elle dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte ».

Concernant le manque à gagner et le préjudice moral, ces éléments n’apportent pas de changement particulier. La jurisprudence les utilise depuis longtemps dans plusieurs domaines en dehors même du droit de la propriété intellectuelle. Il convient toutefois de noter que cette disposition prend en considération « la partie lésée » et « le titulaire des droits » invitant à opérer une distinction entre les personnes ayant qualité pour agir.

Comment interpréter cette dichotomie ?

Une telle interprétation conduirait à écarter la partie lésée de la réparation d’un préjudice moral. Mais en appliquant ce raisonnement à l’article 13-1 de la directive qui indique que « la partie lésée ne peut obtenir le versement de dommages et intérêts qu’au profit du titulaire de droit », une telle distinction empêcherait la partie lésée de percevoir elle-même l’indemnité décidée par le juge. Il semble donc préférable de voir dans ces notions une équivalence en admettant qu’elles désignent la personne qui agit en justice. Enfin, cette directive n’apporte aucun éclairage sur la technique à employer pour calculer le manque à gagner.

L’essentiel des débats portent en réalité sur la prise en compte « des bénéfices réalisés par le contrefacteur ». Pour certains auteurs, cet élément ne change pas le système d’évaluation des domages et intérêts. En effet, ils considèrent que de se référer au chiffre d’affaires réalisé par le contrefacteur est un moyen habituel pour évaluer le gain manqué par la victime. Pour d’autres, cet élément met fin au principe de la réparation intégrale qui interdit de prendre en considération le surplus.

En effet, ce n’est pas parce que l’auteur du délit fait des profits importants que la victime voit son préjudice augmenter. Et même à l’évaluation du gain manqué, la prise en compte des bénéfices réalisés laisse perplexe en raison de l’éventuel lien de causalité existant. Mais en indiquant que les dommages et intérêts doivent être « adaptés » et non « limités » au préjudice, certains interprètent cette précision comme la possibilité de dépasser ce préjudice en y intégrant les profits réalisés par l’auteur du délit. Ce nouveau système d’évaluation revient à évoquer l’introduction d’un régime de responsabilité sui generis adapté aux spécificités de la propriété intellectuelle.

Dans la pratique, on peut imaginer que le tribunal aura tendance à augmenter le montant des indemnisations ou à se montrer plus indulgent envers la preuve du préjudice du titulaire pour sanctionner ces fautes lucratives, c’est-à dire des fautes qui rapportent plus qu’elles ne coûtent en termes de réparation. Cette troisième approche consiste donc à consacrer la mise en place de dommages et intérêts punitifs par la prise en considération « des bénéfices réalisés par le contrefacteur ». Cette démarche est d’autant plus intéressante qu’elle est proposée dans le projet Catala qui vise à réformer le droit des obligations en intégrant notamment la notion de « faute lucrative » au code civil. Toutefois, cette solution n’a pas été retenue dans la loi de lutte contre la contrefaçon ni dans la directive, le considérant 26 rejetant explicitement cette qualification.

En somme tout l’enjeu de cet alinéa repose sur l’interprétation que retiendront les juges de ces bénéfices au regard de la réparation intégrale. A noter qu’il y a longtemps que les juges du fond sous couvert d’appréciation souveraine ne s’en tiennent plus au strict préjudice pour évaluer la réparation en droit de la propriété intellectuelle. [3] Cette réforme reconnaît donc légalement une situation qui jusqu’alors était admise par la jurisprudence.

2 - L’évaluation forfaitaire

L’alinéa 2 des articles précédemment cités met en œuvre une évaluation forfaitaire selon laquelle « la juridiction peut, à titre d’alternative, et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droit qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ».

Cette technique est déjà appliquée par la jurisprudence qui admet une redevance indemnitaire lorsque le titulaire n’exploite pas son titre ou qu’il est exploité de manière illicite par l’intermédiaire d’une licence.

Comme l’indique la loi, il s’agit d’une alternative au cas où le montant du préjudice subi s’avère difficilement évaluable. Alors que la directive prévoyait la possibilité pour le juge de l’exercer d’office, la loi de lutte contre la contrefaçon ne retient pas cette procédure. En effet, d’après cette loi, seule la partie ne pourra agir pour exercer cette évaluation forfaitaire.

Ce système est critiqué par de nombreux auteurs [4] qui considèrent l’évaluation forfaitaire comme portant atteinte à la réparation intégrale. En effet, ce mécanisme créé une sorte de licence obligatoire qui, en cas de non respect, entraine seulement à payer la redevance que le contrefacteur aurait dû payer s’il avait demandé son autorisation au titulaire. Mais au lieu de se voir imposer une redevance par le titulaire, cette redevance devient judiciaire et a posteriori. Dans ces conditions, le taux des indemnités forfaitaires peut être majoré sous couvert d’une appréciation souveraine des juges du fonds. [5]. La directive semble avoir pris en considération le risque d’injustice inhérent à un tel mécanisme. En conséquence, elle n’a fixé qu’un plancher d’indemnisation.

En somme, cette loi quelque peu technique, vise à harmoniser les actions en contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle. La réforme n’échappe pas à certaines critiques notamment dues aux incertitudes qu’elle laisse planer. Mais elle constitue un progrès évident pour lutter contre la contrefaçon. Reste que cette efficacité ne pourra se mesurer qu’à partir du moment où les juges procèderont concrètement à son application.

II. La modification des mesures provisoires procédurales prévues par le droit de la propriété intellectuelle

Sur ce point, la directive transpose en droit communautaire un certain nombre d’obligations prévues par l’Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle (ADPIC). La directive a repris ces obligations à l’article 7 pour les mesures de conservation des preuves, à l’article 8 pour le droit à l’information et à l’article 9 pour les mesures provisoires et conservatoires. Contrairement aux dispositions précédentes, ces dernières n’ont pas pour but d’harmoniser le droit interne des différents Etats membres en matière de compétence judiciaire ou de désignation de la loi applicable. Cette transposition vise plutôt à compléter les règles déjà existantes en droit de la propriété intellectuelle (A). Mais, l’apport essentiel de cette loi concerne surtout la mise en œuvre « d’un droit d’information » permettant de rassembler les preuves nécessaires pour lutter contre la contrefaçon (B)

A - Des dispositions provisoires et conservatoires visant à compléter les règles du droit de la propriété intellectuelle des Etats membres

Largement inspirée du cadre juridique français existant, la directive a permis de procéder à une harmonisation des dispositions provisoires et conservatoires en droit de la propriété intellectuelle. Cette transposition a eu pour effet d’élargir le champ d’application de la saisie-contrefaçon et des mesures provisoires à l’ensemble des droits de la propriété intellectuelle, y compris à ceux qui ne connaissait pas cette procédure. En revanche, concernant le droit de la propriété littéraire et artistique, le législateur a voulu conserver sa spécificité. Mais dans un souci de cohérence et de compatibilité avec le texte communautaire, celui-ci a été contraint d’apporter quelques modifications.

Concernant les mesures de conservation des preuves prévues à l’art.7, ces dispositions se résument à la procédure de saisie-contrefaçon bien connue du droit français. Les innovations apportées par cette nouvelle loi concernent essentiellement la possibilité de saisir les matériels et instruments utilisés pour produire et distribuer les marchandises de contrefaçon. Sollicité par voie de requête admise sous certaines conditions, cette procédure donne lieu à une ordonnance qui fait l’objet d’une exécution. Suivant la même procédure, les mesures provisoires visées à l’art.9 permettent de lutter contre les cas d’atteinte réelle ou imminente des droits de la propriété industrielle.

Efficaces pour lutter contre la contrefaçon, ces dispositions témoignent toutefois d’une certaine méfiance. En effet, ces mesures peuvent être mises en œuvre par des titulaires indélicats dans le but d’empêcher un concurrent d’accéder au marché. En conséquence, la directive a posé des principes visant à écarter de telles dérives. Elle reprend notamment le principe de la proportionnalité consacré en droit international [6], régional et national. Enfin, si la directive ne vise pas expressement les droit de la défense, il n’en demeure pas moins qu’en raison du caractère particulièrement de ces mesures provisoires, celles-ci restent soumises à l’article 6 de la CEDH qui énonce le droit à un procès équitable.

En conséquence cette directive a pour effet de systématiser des dispositions éparses préexistantes en droit français en leur apportant une valeur communautaire à ces dispositions. Mais l’innovation clé de cette directive tient « essentiellement » au droit d’information qu’elle impose par rapport au droit interne.

B - Le droit d’information : l’apport « essentiel » de la directive

N’ayant pas d’équivalent en droit français, cette disposition devait être transposée. Contrairement aux dispositions provisoires, elle s’attache à l’hypothèse inverse consistant à contraindre la personne poursuivie à fournir des informations sur des tiers. Cette procédure a suscité des questions au regard de la saisie-contrefaçon. En est-elle un diminutif, une variante voire un élément permettant de compléter une saisis-contrefaçon classique ? Tout comme le texte communautaire qui distingue cette procédure de la saisie-contrefaçon, le législateur français a considéré le droit d’information comme un instrument transversal.

Ajoutée à l’ensemble des droits de la propriété intellectuelle, cette procédure sollicitée par le titulaire des droits intellectuels, permet de contraindre toute personne soupçonnée d’appartenir à un réseau de contrefaçon de communiquer des preuves couvertes par le secret des affaires. Constituant une véritable mesure d’instruction, celle-ci a été initialement conçue pour lutter contre la piraterie et les réseaux organisés. Désormais, le défendeur, est tenu de livrer des éléments concernant l’origine des marchandises et des services en cause, de révéler les circuits de distribution ainsi que l’identité des tiers participants à l’organisation de cette contrefaçon. Tout comme les mesures provisoires, les abus susceptibles d’être engendrés par un tel droit sont soumis au cadre judiciaire préservant les droits de la défense.

L’intérêt de cette procédure est triple. D’une part, tout comme les mesures provisoires et conservatoires, le droit d’information peut être actionné dans le cadre d’une action civile pendante qui n’est pas nécessairement une procédure au fond. Le déclenchement de cette procédure est admis sur simple présentation d’éléments de preuve raisonnablement accessibles. D’autre part, peuvent agir en justice, outre le titulaire de droits, les personnes ayant été autorisés à utiliser ces mêmes droits. Enfin, ce droit implique de manière large « toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture des ces services. » En conséquence, cette procédure concerne aussi bien les personnes privées que les personnes publiques, la condition d’un acte commis à l’échelle commerciale n’étant pas retenue par le législateur français.

Toutefois, cette disposition trouve une certaine limite en cas « d’empêchement légitime ». Il s’agit de cas où la personne visée par cette mesure serait contrainte d’admettre sa propre participation ou celle d’un proche à l’atteinte d’un droit de la propriété intellectuelle. Cet empêchement compte également les cas où cette information conduirait à divulguer des documents soumis au principe de la confidentialité des sources ou à communiquer des données à caractère personnel. En somme, comme l’a indiqué le rapporteur Béteille, il s’agit de protéger des informations portant sur « la vie privée et le secret professionnel ».

P.-S.

Sources :<br>

- F.Chaltier, « A propos de la loi du 29 oct.2007 », Revue contrats concurrence consommation, déc.2007, p.2<br>
- B.May, « Améliorer l’indemnisation de la contrefaçon : la loi ne suffira pas », Revue de la propriété industrielle, mars 2008, p.9<br>
- T.Azzi, dossier portant sur « La lutte contre la contrefaçon », Recueil Dalloz, 13 mars 2008 n°11, p.699.

Notes

[1Termes utilisés par le rapporteur de l’Assemblée Nationale, PE et Cons. UE, dir. n°2004/48/CE, 29 avr. 2004 : JOUE n°L57, 30 avr. 2004, p.45

[2V.G. Triet (ss dir.) en collaboration avec L. Santarelli, propriété industrielle : le coût des litiges études comparées entre la France, l’Allemagne, l’Angleterre, les Etats-Unis et les Pays-Bas : édition de l’industrie, mai 2000

[3C.Caron, droit auteur et droits voisins, Litec 2006

[4A.Chavanne,J-J. Burst, Le droit de la propriété industrielle : Précis Dalloz, 5ème éd. 1998- J. Azema, Lamy Droit commercial, 2006

[5Cass.Com., 19 fev. 1991

[6CEDH arrêt Handyside 7 dec. 1976

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