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DROIT & MARQUES DE LUXE

La marque REGINE affaiblie par 3615 REGINE

novembre 2002

par Véronique Tharreau

Le 9 janvier 2002, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt intéressant, impliquant la chanteuse Régine. Un résumé de cet arrêt fait déjà l’objet d’une publication sur le site webdeluxe. Pour autant il mérite une analyse plus approfondie à la lumière, notamment, de notre précédent article intitulé " le grand public et les marques de luxe : une relation singulière ", du mois d’octobre 2002.

"Prêtresse des noctambules de la jet set" [1], la chanteuse Régine, titulaire de la marque Régine déposée à l’INPI le 6 juillet 1977, notamment pour les divertissements et spectacles, découvre qu’un service de minitel rose exploité par la société Edimat s’intitule 3615 Régine. Elle saisit alors le Tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir, entre autres, des dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil.

Le tribunal de grande instance de Paris a néanmoins débouté la demanderesse dans un jugement rendu le 26 octobre 1999. Selon les juges de première instance n’étaient rapportées ni la preuve de la notoriété de sa marque, ni le caractère préjudiciable de l’utilisation du signe pour désigner un site minitel dont le caractère rose n’était d’ailleurs pas démontré.

Madame Régine Zilberberg a alors interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 1999.

Il s’agissait de savoir si l’emploi du terme Régine par un service de minitel rose intitulé 3615 Régine constitue une exploitation injustifiée de la marque Régine ou cause un préjudice au propriétaire de ladite marque de manière à engager la responsabilité de l’utilisateur ?

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 janvier 2002, est saisie sur le fondement des articles 1382 du Code civil et L. 713-5 du Code de propriété intellectuelle, fondement d’une singulière responsabilité civile. En effet, l’appelante, Madame Régine Zilberberg, ne pouvait agir sur le fondement de la contrefaçon dans la mesure où la marque Régine n’a pas été déposée pour les services de communication de la classe 38 auxquels appartiennent les services de minitel. Ces services ne sont ni identiques ni similaires aux services déposés par la propriétaire de la marque Régine. Hors de la spécialité, l’article L. 713-5 était la seule solution offerte par le droit des marques pour sanctionner un emploi parasitaire.

La Cour d’appel de Paris examine d’abord le caractère notoire de la marque Régine, condition d’application de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle. La notoriété de la marque étant retenue, la Cour, faisant fi de la légère différence entre la marque Régine et le site 3615 Régine, estime que l’exploitation du terme Régine par l’intimée, la société Edimat, crée un risque de confusion dans l’esprit du public. Celui-ci est en effet susceptible d’imaginer que l’appelante, Madame Régine Zilberberg, a donné son autorisation à l’utilisation de son nom par un service de minitel rose. Or cette circonstance est de nature à affaiblir l’image de l’appelante. Ainsi est engagée la responsabilité de l’intimé, la société Edimat, qui devra verser à l’appelante une somme de 10 000 francs au titre des dommages et intérêts.

Dans un premier temps, il convient d’examiner l’appréciation de la notoriété de la marque Régine et, dans un second temps, d’analyser le préjudice subi par le propriétaire de la marque.

I. L’emploi de la marque notoire Régine

Dans la première partie de son raisonnement, la Cour s’attache au caractère notoire de la marque Régine, puis incidemment à la signification du terme "emploi" de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

La notoriété de la marque Régine

La cour d’appel de Paris observe que le service de minitel de rose ne conteste pas la célébrité de la marque Régine, également nom de scène du propriétaire de la marque, pour l’organisation de soirées "jet set" et la tenue d’établissement de nuits de luxe auxquels le nom Régine est immédiatement associé. Le raisonnement de la Cour d’appel semble alors raisonnable sur deux points.

D’une part, la notoriété implique une association automatique, instantanée et univoque entre la marque et les produits ou services qu’elle couvre. La Cour conclut justement que "pour les services susvisés" la marque se révèle notoire. Autrement-dit à la marque Régine sont associés intuitivement les services marqués. En l’occurrence lesdits services consistent dans l’organisation de divertissements et de spectacles nocturnes tournés vers le luxe. Le même constat profite par exemple à la marque Chanel rattachée presque naturellement à des parfums et vêtements de luxe. De plus, semble-t-il par volonté de précision et d’exactitude, la Cour précise l’origine constitutive de la notoriété. Elle indique que la renommée de la marque Régine se fonde sur la célébrité du titulaire de la marque, en l’occurrence la chanteuse Régine. La notoriété découle en effet souvent d’éléments matériels tels que l’ancienneté, l’ampleur de la clientèle ou les efforts commerciaux et publicitaires.

La notoriété tirée de la réputation du prénom du titulaire de la marque se révèle légitime eu égard aux investissements de temps, d’énergie et d’argent que la célébrité d’un nom implique. Pour autant la Cour précise avec insistance que l’exploitation faite du nom Régine pour les activités énoncées "s’effectue bien en qualité de marque". C’est bien le signe appréhendé en tant que marque, et non comme nom, qui est et doit être protégé.

D’autre part et timidement la Cour d’appel de Paris appréhende le public à partir duquel il convient d’apprécier la renommée. Elle rappelle en effet que le service de minitel ne conteste pas que le prénom Régine est connu du public. Compte tenu de ce qui a été expliqué auparavant, la célébrité du prénom profite à la marque, le nom de scène et la marque constituant finalement tous deux des signes de ralliement. Le rattachement si spontané de la marque à des produits ou services déterminés doit alors être effectué par le public. Cependant, quel public vise la Cour ?

Est-ce le grand public [2] ou le public concerné par les produits ou services marqués, public d’ailleurs plus ou moins spécialisé selon des critères non définis par la Cour de justice des Communautés européenne dans son arrêt "General Motors" rendu le 14 septembre 1999 (3). Sur la confrontation entre la conception européenne et celle de la jurisprudence française des juges du fond, quant au public à considérer, nous renvoyons à notre article intitulé "le grand public et les marques de luxe : une relation singulière". En toute hypothèse, il est difficile de déterminer avec certitude en fonction de quel public la Cour d’appel de Paris raisonne.

Pour autant, le fait de ne viser nullement le public concerné par les soirées "jet set" et les spectacles des établissements de luxe tend à penser que la Cour d’appel se fonde, a contrario, sur une large fraction du public pour apprécier l’effectivité de la notoriété de la marque. Nous osons espérer que la Cour a estimé qu’il serait incohérent d’apprécier la notoriété d’une marque en fonction de sa clientèle eu égard notamment au régime favorable dont jouissent les marques de renommée. Une marque connue par quelques uns ne peut être raisonnablement qualifiée de notoire.

Enfin, nous pouvons nous demander si le léger flou artistique qui entoure le public visé par la Cour d’appel n’a pas pour finalité d’éviter une cassation à ce propos, la Cour de cassation adoptant docilement la contestable jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes.

La marque Régine est notoire.

Son utilisation est-elle répréhensible au regard de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ?

Emploi de la marque notoire Régine

La cour note que la marque Régine est exploitée sous la forme Régine’s. Autrement-dit la marque déposée n’est pas exploitée telle quelle pour les services désignés. La Cour d’appel estime alors que l’exploitation de la marque dans "la forme Régine’s n’altère pas le caractère distinctif de la marque Régine, l’adjonction d’une apostrophe et de la lettre S n’en modifiant pas l’apparence".

D’une part, outre la licéité et la disponibilité, la distinctivité du signe constitue en effet une condition de la protection par le droit des marques. Prévue à l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, elle fait l’objet d’une définition négative. Une interprétation a contrario de l’article permet d’en dévoiler une conception positive. En fonction des produits et services désignés, le signe doit être suffisamment arbitraire et fantaisiste, sans pour autant être ni original ni nouveau. La marque Régine semble a priori distinctive et être couverte de la sorte par un droit de propriété, selon la Cour l’apostrophe et le S constituant des ajouts banals, ce qui n’est pas contestable.

D’autre part, seule la marque déposée peut être protégée. "Le droit de propriété ne couvre que le signe déposé et seulement pour les produits et services désignés" (4). Le propriétaire ne jouit d’aucun droit exclusif sur ce proche signe dont l’exploitation est néanmoins autorisée s’il s’avère licite et disponible. Ainsi le titulaire de la marque Régine peut a priori parfaitement exploiter d’un côté un signe proche de la marque déposée et réclamer d’un autre côté la protection de sa marque déposée. Nous voyons alors mal pourquoi la Cour précise que l’apostrophe et le S n’affecte pas la distinctivité de la marque Régine, si ce n’est peut-être pour affirmer que la notoriété effective du terme Régine’s profite nécessairement à la marque Régine qui n’est pas effectivement exploitée. Un risque de déchéance éventuelle pourrait-elle être cependant invoquée pour non exploitation de la marque Régine ? C’est envisageable.

En toute hypothèse il convient de noter que le service de minitel rose reproduit non le signe Régine’s mais la marque déposée Régine. Certes le nom Régine est précédé du chiffre 3615. Cependant en soi il ne peut raisonnablement constituer un élément distinctif dans la mesure où 3615, dans le langage courant, est exclusivement la désignation nécessaire d’un service minitel (article L. 711-2, al. 2, a) du CPI).

Autrement-dit, le terme 3615 est banal et l’utilisation du prénom Régine constitue une reproduction -servile- de la marque Régine. Bref l’exigence de " l’emploi de la marque de renommée " exigée par l’article L. 713-5 du Code de propriété intellectuelle est établie.

Pour autant, à titre imaginatif, il est possible de s’interroger sur les conséquences de la reproduction servile de Régine’s qui est en quelque sorte une imitation de la marque Régine.

En principe, "le droit de propriété ne couvre que le signe déposé et seulement pour les produits et services désignés" (4). Le propriétaire ne jouit d’aucun droit exclusif sur ce proche signe, dont l’exploitation est néanmoins autorisée s’il s’avère licite et disponible. Or une jurisprudence récente, dite jurisprudence Olymprix (5), estime, par une pure interprétation libérale, que l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle entend par emploi la reproduction servile de la marque.

Autrement-dit, en cas d’imitation, le titulaire de la marque notoire ne pourrait rien faire. Non affirme le professeur Philippe Le Tourneau dans son article intitulé " Parasitisme et marque notoire, ou l’application du régime général en présence d’une lacune du droit spécial ". Contrairement à ce qu’affirme la Cour d’appel de Paris dans son arrêt de renvoi rendu le 8 novembre 2000 (6) la responsabilité civile de l’article 1382 du Code civil a pleine vocation à s’appliquer pour combler les lacunes du droit spécial, en l’occurrence l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Certes, le raisonnement du professeur Philippe Le Tourneau est honorable et permet de corriger la solution de la Cour d’appel. Néanmoins, il est dommage que l’on soit obligé de recourir à l’article 1382 lorsque l’article 5 2 de la directive européenne de 1988 vise l’imitation de la marque renommée.

Cependant, dans notre hypothétique espèce, le titulaire de la marque Régine n’aurait pas eu à craindre cette jurisprudence dans la mesure où il semble admis que le signe Régine’s est célèbre et connu du grand public. Or une telle marque peut être qualifiée de notoire au sens formel du terme, c’est-à-dire au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle qui vise, selon nous, la marque réputée non déposée. Celle-ci est également protégée, et doit l’être.

Les conditions de mise en oeuvre de l’article L. 713-5 étant réunies, le régime de la protection des marques notoires s’applique.

II. L’affaiblissement de la marque Régine

La Cour d’appel de Paris examine ensuite si la responsabilité de l’exploitante du service de minitel rose doit être engagée. Afin d’y répondre, la Cour formule un problème juridique justement inspiré de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Il convient de rechercher "si l’emploi qui est fait de la marque Régine pour des produits non similaires, comme l’exploitation d’un minitel, est de nature à porter préjudice à sa propriétaire ou en constitue une exploitation injustifiée" ?

En vertu de son pouvoir souverain, la Cour d’appel de Paris estime que l’exploitation d’un minitel n’est pas un service similaire à celui d’ organisation de divertissements et de spectacles.

Autrement-dit ils ne constituent pas aux yeux du public, au sens large, des services substituables par leur nature, leur destination ou leur mode de commercialisation. La Cour d’appel n’explique pas en quoi la similitude doit être exclue. Nous osons espérer qu’elle ne s’est pas tenue aux classifications administratives qui ont une seule fonction, administrative justement. Enfin, doit être écartée l’interchangeabilité dans l’esprit du public entre, d’une part, un service de minitel rose et, d’autre part, l’organisation de soirées " jet set " et la tenue d’établissements de nuit de luxe, en dépit de leurs éventuels excès noctambules.

Ainsi est établie la condition de non similarité des services qui ne constitue nullement, selon certains auteurs, une exception au principe de spécialité car l’article L. 713-5 n’est pas le siège d’une contrefaçon, mais d’une responsabilité civile.

Toujours à l’appui de son problème juridique, la cour d’appel de Paris procède ensuite à l’examen des conditions, alternatives en principe mais souvent cumulatives dans les faits, de déclenchement de la responsabilité de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

La finalité de cet article est de condamner un tiers non concurrent qui profite du principe de spécialité pour parasiter une marque de renommée afin de profiter insidieusement de sa notoriété dans des secteurs d’activité non couverts par la marque. Dès lors, le propriétaire doit prouver soit le caractère injustifié de l’exploitation par le tiers, soit son effet préjudiciable. La trilogie faute, dommage et lien de causalité est ainsi tempérée ce qui explique peut-être que l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle n’exige pas la preuve " d’un usage sans juste motif " comme le prévoit l’article 5, 5° de la directive du 21 décembre 1988. Doit-on en effet entendre par juste motif la bonne foi ? Or la faute et le dommage étant alternatifs, point n’est nécessaire de prouver la mauvaise foi du tiers lorsqu’un préjudice est constaté.

La Cour, sur constat d’huissier, note que " le caractère pornographique, voire simplement érotique, du site 3615 Régine " n’est pas relevé. Si le service peut-être qualifié de " convivial " par son exploitant, la Cour affirme qu’indéniablement " il s’apparente, dans l’esprit du public, à un service de minitel rose ". En effet comment qualifier autrement un service qui non seulement " se propose de favoriser une rencontre anonyme, illustré de façon classique par une jeune femme au large décolleté ", mais dont le site est en outre " situé dans la rubrique 3615 suivi d’un prénom ".

En conséquence, la Cour d’appel estime que le public est encouragé à croire, faussement, en " l’assentiment "de la propriétaire de la marque Régine, qui est aussi son nom de scène, dans l’exploitation de ce service. Or cette assimilation dans l’esprit du public est " de nature à affaiblir l’image dont la marque notoire bénéficie dans le secteur du divertissements et d’établissements de nuits de luxe ".

Ainsi, après avoir motivé sa décision, sous peine de cassation, la Cour d’appel conclut au caractère préjudiciable de l’emploi par la société intimée de la marque notoire Régine pour un service de minitel rose. L’usage ainsi condamné, sans avilir ni dégrader la marque Régine, risque de diluer le pouvoir attractif de cette marque notoire, notamment par sa banalisation.

La responsabilité civile engagée, la propriétaire de la marque notoire obtient 10 000 francs de dommages et intérêts. En apparence faible, cette allocation tient compte de l’étendue et la nature de l’exploitation par le service de minitel rose, exploitation limitée, de courte durée et discrète d’un point de vue publicitaire. Enfin le titulaire de la marque notoire n’a pas eu à réclamer devant la Cour d’appel de Paris l’interdiction de l’utilisation abusive, l’exploitant du service de minitel rose ayant sagement procéder lui-même à la fermeture de son site.

P.-S.

(3) CJCE, 14 sept. 1999, affaire C-375/97, "General Motors", RTD com. 2000, p. 87.
(4) F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, 1999, n° 1302.
(5) Com, 29 juin 1999, bull. cass. 19999, IV, n° 143.
(6) CA Paris, 8 nov. 2000, JCP E. 2000, p. 227, note C. Caron.
(7) F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, 1999, n° 1423.

Notes

[1Pascale Tréfigny dans sa note sous l’arrêt CA Paris, 9 janv. 2002, Edition juris-classeur, PI, avril 2002, n° 4, p. 17.

[2CA Paris, 17 janv. 1996, "Concorde", PIBD 1996, n° 607-III-155.

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