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Droit des marques

Liens commerciaux : un nouvel épisode judiciaire

Citadines v. Google Inc, Google France (marques enregistrées)

lundi 20 novembre 2006

par Julie Goutard

La société Californienne GOOGLE a, de nouveau, fait l’objet d’une procédure en contrefaçon en raison de son moteur de recherche et particulièrement son système Adwords, à partir duquel des marques protégées ont été, selon la demanderesse, reproduites illicitement. Pour la première fois, la demande est rejetée car le juge n’est saisi que sur le fondement de la contrefaçon et celui-ci a jugé en l’espèce, que ce délit n’était pas constitué.

La société "Citadines", ayant pour activité la location d’appartements équipés avec service hôtelier, possède divers signes : un nom commercial intitulé Citadines Apart’hôtel, différentes marques développées sur le terme Citadines, notamment une marque française déposée le 10 mai 1999 et une marque internationale ne visant pas la France. Cette société exploite également un site Internet sous la dénomination "www.citadines.com".

Le 5 décembre 2006, la Société met en demeure la Société Google de cesser de proposer les termes "Citadine" et "Citadines" via son générateur de mots clés sur le système Adwords. La société répond, par courrier du 10 janvier 2006, que ces termes ont été mis dans les marques bloquées.

En s’apercevant du maintien des liens commerciaux sur la base de ces termes, la Société a assigné, au fond et en référé, le 13 février 2006, les sociétés Google France et Google Inc et la Société Faraway24.com en contrefaçon fondée sur les dispositions de l’article L716-6 du CPI.

Elle requiert d’interdire toutes utilisations, en particulier dans l’outil générateur de mots clés, des marques lui appartenant, notamment sur « google.com », « google.ca » et « google.fr ».

Le tribunal, qui s’est déclaré compétent (1), a cependant, rejeté l’affaire au motif que les actes incriminés à l’encontre de Google ne caractérisent pas une contrefaçon (2).

1/ Sur la compétence des tribunaux français en cas d’atteinte portée à une marque sur Internet

La demande fondée sur la marque internationale est rejetée, car la « marque en cause ne visant pas la France et le tribunal n’ayant pas compétence en matière délictuelle pour traiter de faits commis hors du territoire nationale ».

Le juge rappelle, concernant le titre français, « que s’agissant d’actes de reproduction allégués de contrefaçon sur des sites Internet, le tribunal n’est compétent qu’en ce qu’il est démontré que le site en cause vise le public sur ce territoire ; que cette preuve peut se déduire d’un certain nombre d’éléments (nature du produit ou du service proposé, langue de rédaction du site, monnaie de commercialisation des produits ou services...) et que dès lors le seul fait que la reproduction de la marque soit visible depuis le territoire français est insuffisant pour en conclure que le public est le public de ce territoire ».

En l’espèce, la Société Citadines reproche aux sociétés Google de maintenir les liens commerciaux sur deux sites : www.google.de et www.google.fr.

Le juge considère que « le tribunal est compétent pour statuer sur les reproductions figurant sur le site « google.de » dès lors que la recherche a été faite en français, la société Google organisant sa base de données de telle sorte à afficher des écrans adaptés au site géographique à partir duquel la requête est envoyée et ciblant ainsi les internautes non en fonction du point en cause mais en fonction de l’adresse IP de l’ordinateur émetteur. De même, le tribunal est compétent pour statuer sur les résultats apparaissant sur le site « google.fr » à partir des requêtes dites larges ».

Retenons que la compétence du tribunal, pour statuer sur la reproduction de marque protégeable par le droit français sur des sites étrangers, est caractérisée lorsque la recherche est effectuée en français et les résultats obtenus dépendent de l’origine géographique de l’internaute localisé par l’adresse IP de son ordinateur. Cette solution est pragmatique car, en effet, le système mis en place par le moteur de recherche permet d’afficher des résultats adaptés au lieu géographique de l’Internaute, tant au niveau de la langue que du contenu.

2/ Sur la responsabilité des prestataires de liens sponsorisés

La demande d’interdiction d’utiliser la marque, fondée sur les dispositions de l’article L 716-6 du CPI seulement, est rejetée.

Le juge fait explicitement référence à l’affaire Gifam (TGI Paris, 12 juillet 2006).

En effet, il estime que « la société Google ne fait aucun usage contrefaisant de la marque, cet acte illicite n’étant constitué qu’au moment où l’annonceur a choisi une des dénominations proposées par le générateur comme mot clé pour faire une publicité pour un site alors qu’il ne bénéficie pas de l’autorisation du titulaire de la marque. Toutefois, sa responsabilité civile peut être engagée s’il ne met pas à la disposition de ses prospects un outil de contrôle a priori permettant à ceux-ci de posséder les informations nécessaires à la vérification de leurs droits et de ceux des tiers ou si elle ne met pas fin aux contrefaçons avérées dès son information par les titulaires de droits ».

Cette ordonnance mérite une analyse à la lumière de la jurisprudence antérieure.

Cette ordonnance se place dans un courant jurisprudentiel qui ne retient pas la contrefaçon et préfère se fonder sur la responsabilité civile du prestataire de liens commerciaux, au motif que celui-ci n’a pas proposé les produits ou services concernés sous la marque en cause. D’ailleurs, il n’y a pas usage de la marque lorsque l’annonceur procède à la réservation du terme en mot clé.

Selon l’affaire Cartephone (TGI Paris 3ème Chambre, 2ème section, 8 décembre 2005, Kertel/ Google, Cartephone), le tribunal considère que "en ce qui concerne les sociétés Google, que le fait pour celle-ci de propose un mot clé à un annonceur ne réalise pas un acte de contrefaçon ; qu’en effet si Google utilise la marque "kertel" pour référencer et présenter les liens commerciaux de l’annonceur, en l’espèce la société Cartephone, cet usage du signe ne s’accompagne d’aucune proposition de produits ou services visés à l’enregistrement de la marque opposée mais participe d’une activité de prestataire de services de publicité ; que l’identité de produits ou services à ceux désignés dans l’enregistrement exigée par l’article L713-2 précité n’est donc pas réalisée".

De même, si la réservation du terme est proposée par le prestataire de liens sponsorisés, il n’y aura pas usage de la marque par celui-ci (TGI Paris, affaire GIFAM, 12 juillet 2006, 3ème chambre, 3è section).

A l’inverse, certaines décisions considèrent que les actes commis par le prestataire de liens commerciaux sont constitutifs de contrefaçon, notamment l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles rendu le 23 mars 2006, l’affaire "CNRRH", qui a fait l’objet d’un précédent article dans cette rubrique.

En effet, dans l’affaire "CNRRH", la société Google a été jugée responsable de la reproduction, par imitation, de la marque « eurochallenges » par le biais d’espace publicitaire, même si l’activité de Google n’est pas identique ou similaire à celle protégée par la marque, elle consiste à proposer et à vendre des liens commerciaux à des clients ayant une activité concurrente.

De même, la Cour d’appel de Paris a récemment retenu que les actes commis par la régie sont constitutifs de contrefaçon (CA PARIS 28 juin 2006 Google / Louis Vuitton, 4ème chbre, sect.A, appel du TGI Paris 4 février 2005 (3ème chbre, 2è sect.).

Pour l’instant, deux courants jurisprudentiels ressortent de ces décisions. En l’ espèce, la régie engage sa responsabilité civile si elle ne respecte pas les obligations posées par la jurisprudence, celle de mettre à disposition de l’annonceur un outil de vérification des droits antérieurs ou celle de supprimer toutes actes de contrefaçon portées à sa connaissance .

P.-S.

TGI de Paris ordonnance de référé 11 octobre 2006<br>
source : legalis.net

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