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Droits des marques

Quand le régime des marques notoires questionne le paradigme général de la protection des marques.

Ou comment sortir de l’essentialisme en droit des marques…

vendredi 26 mars 2010

par Nora Caffin

La fonction essentielle de la marque : une notion en mutation

L’enjeu du droit des marques est la restriction de l’usage de certains mots : seuls les titulaires des marques leur étant attribuées peuvent en autoriser l’emploi.

On comprend dès lors qu’une telle atteinte à la liberté d’expression doive s’entourer des meilleures garanties, et la délicate mission du juge sera de trouver le point d’équilibre entre la protection des investissements commerciaux des titulaires des marques et la liberté de chacun d’user de signes linguistiques et/ou iconographiques comme il l’entend. Pour ce faire, il lui faut délimiter étroitement les critères à prendre en compte pour justifier que tel mot sera soumis à autorisation.

Principalement, il sera retenu le pouvoir d’évocation du mot dans l’esprit du public ; on interrogera la qualité du lien entre le signifiant (le signe linguistique ou iconographique) et le signifié (la chose à laquelle le signe renvoie). Mais alors que certains signes peuvent évoquer plusieurs choses de natures très différentes, d’autres renvoient indéniablement à un seul et même produit ou une seule et même marque. Il serait par exemple illusoire de soutenir que le signe "86" ait le même pouvoir évocateur dans l’esprit du public que le signe "Chanel".

C’est pourquoi la jurisprudence, et à sa suite les législateurs communautaire et français, ont voulu élaborer une protection spécifique en faveur des marques notoires et des marques de renommée.

Toutes les marques, de renommée ou non, sont protégées selon l’article L.713-2 du CPI, concernant l’action en contrefaçon. Ce régime commun reste cependant soumis au principe de spécialité, qui ne reconnaîtra aucun acte de contrefaçon dans le fait de reproduire un signe appartenant à une marque sur des produits étrangers à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée. C’est ainsi par exemple qu’une société de production télévisuelle ayant déposé la marque "Tout peut arriver" pour désigner une émission de divertissement ne peut reprocher à une société de production cinématographique (en l’espèce Warner Bros.) d’avoir utilisé le même signe en tant que titre de film. Il n’y a pas de contrefaçon, parce que les produits (émission de télévision et film) n’appartiennent pas au même secteur (Paris, 25 janvier 2006).

La jurisprudence a néanmoins considéré que certaines marques, particulièrement notoires, pouvaient bénéficier d’une action en responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, pour une utilisation injustifiée de leurs signes (Com, 27 mars 1986 "Hôtel Ritz").

La législation communautaire adopte la même position et, en 1988, la directive n°89/104 du 21 décembre édicte en son art. 5-§2 : "Tout état membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’état membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou lui porte préjudice".

Le législateur français a suivi cette ligne en 1991, en introduisant dans le code de propriété intellectuelle l’article L.713-5 énonçant : "L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière".

En d’autres termes : certaines marques particulièrement connues du public échappent au principe de spécialité, et disposent d’un recours autre que la seule action en contrefaçon. Apparaît dès lors le besoin légitime de critères solides pour discerner entre marque notoire et marque "mineure".

Pourtant, il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive des conditions à retenir pour qualifier une marque de notoirement connue ou de renommée.

L’article L.713-5 al.1 précise que la marque de renommée doit avoir été déposée. Mais en son al.2, l’article ajoute, pour ce qui est de la marque notoirement connue, qu’elle doit suivre les prescriptions de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

L’article 6 bis de la Convention de Paris énonce : "… marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires." Puisqu’il y est question "d’usage", il faut en déduire que la marque notoire n’a pas à être déposée (contrairement à la marque de renommée). C’est d’ailleurs la position qu’avait adoptée la Chambre commerciale de la Cour de cassation en son arrêt du 21 mars 2000 "Tour d’argent" : la notoriété du restaurant, acquise depuis le XVIème siècle, repose plus sur l’usage que sur le dépôt "n’ayant pour objet que de conforter ses droits".

Sans définition clairement établie, la qualification de "marque notoire" ou "marque de renommée" sera laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Par exemple, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 mai 2001 (n° 1999/16840), a retenu comme critères la part de marché occupé, l’intensité de l’exploitation de la marque, l’étendu géographique, la durée de son usage, l’importance des investissements auxquels elle donne lieu.
La renommée implique nécessairement le taux de popularité au sein d’un public déterminé.

La CJCE a justement précisé sa position quant à ce critère dans son arrêt "Général Motors Corporation c/ Yplon SA" du 14 septembre 1999. Pour une marque de renommée, on retiendra uniquement le public concerné par les produits et services que la marque recouvre ; pour une marque notoire, on prendra en compte un public très large, même celui qui ne constitue pas une clientèle potentielle (comme par exemple le domaine du luxe).

Le régime spécifique de protection s’appliquera dans plusieurs cas d’atteinte aux marques notoires ou marques de renommée. La CJCE, dans son arrêt "Intel" du 27 novembre 2008, en a établi une classification très limpide :"Les atteintes contre lesquelles l’article 4, § 4, sous a) de la directive [de 1988] assure la protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque."

Le "profit indûment tiré du caractère distinctif" désigne en réalité le parasitisme. Il est à noter que la Cour n’exige pas de lien nécessaire entre la faute et le préjudice ; elle observera surtout les avantages tirés par le parasitaire.

Les préjudices portés à la renommée ou au caractère distinctif devront, eux, entraîner un préjudice. Il s’agira, pour l’atteinte à la renommée, d’avilissement ou de dégradation de l’image de la marque. Par exemple, un parfumeur de luxe pourra invoquer le préjudice de dégradation de l’image de sa marque contre un soldeur qui vendrait les parfums dans des conditions par trop éloignées de l’image "luxe" de la marque (arrêt "Dior", CJCE 23 avril 2009).

Pour ce qui est de l’atteinte au caractère distinctif, il faudra établir un affaiblissement de "l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l’usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l’identité de la marque antérieure et de son emprise sur l’esprit du public." (CJCE "Intel"). Il s’agit ici des cas de "dilution" de la marque ; le titulaire devra alors établir un changement de comportement chez le consommateur à son détriment (CJCE "Adidas" 10 avril 2008).

Ces précisions quant aux divers préjudices susceptibles d’attenter aux marques de renommée ne manquent pas de raviver la question, plus fondamentale, de la fonction de la marque. La CJCE semblait en avoir imposé une acception stricte, en précisant que "la fonction essentielle de la marque est de garantir […] l’identité d’origine du produit […] désigné par la marque, en […] permettant de distinguer sans confusion possible ce produit […] de ceux qui ont une autre provenance" (arrêt "Arsenal Football Club" du 12 novembre 2002, affaire C-206/01).

Fonction "essentielle" certes, mais non "exclusive"…

Déjà dans cet arrêt "Arsenal", la CJCE admettait implicitement que d’autres fonctions soient envisageables : "[…] cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte […] aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit" (point 51).

Plus tard, le TPICE entrait plus en détail dans ce que pouvaient être ces autres fonctions : "une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant notamment les qualités ou caractéristiques des produits ou services qu’elle désigne, ou les images ou sensations qu’elle projette, tels que, par exemple, le luxe, le style de vie, l’exclusivité, l’aventure, la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et signe de protection, et ce d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire" (arrêt "Sap finders" du 25 mai 2005).

L’arrêt "Intel" du 26 novembre 2008 relève de la même inspiration. La finalité du régime spécial des marques de renommée, qui veut affaiblir l’exigence de spécialité, révèle en réalité que la CJCE entend protéger non la fonction de garantie d’identité d’origine (car alors, le principe de spécialité en serait un corollaire nécessaire), mais la fonction économique de la marque, notamment à travers sa fonction publicitaire et l’image dont elle jouit.

Il semblait que l’acception large de la fonction de la marque ne s’appliquât qu’aux marques notoires ou de renommée.

Mais un arrêt "L’Oréal" du 18 juin 2009 (affaire C487/07) est venu semer le doute. La CJCE y énonce en effet que "parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité" (point 58), sans qu’il soit fait mention du caractère notoire de la marque. Doit-on y voir le signe d’une extension à toute marque, même mineure, d’une appréciation prenant en compte toutes les fonctions envisageables d’une marque ?

M. Benoît Humblot ("Droit des marques : apports essentiels de la CJCE autour de la fonction essentielle de la marque - Regard sur les enseignements de l’arrêt "l’Oréal" du 18 juin 2009" in RLDI, 2009, n° 53) se réjouit d’une telle prospective ; et avec lui, nous espérons que la CJCE affinera plus encore son analyse de la teneur de la marque, notoire ou non.

M. Humblot cite notamment les conclusions de M. l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer produites lors de l’affaire "Arsenal" de 2002 : "Il me paraît simpliste et réducteur de limiter la fonction de la marque à une simple indication d’origine".

Malencontreusement, le seul critère retenu lors de l’application de l’article 5-§1 sous b) est bel et bien celui de "la fonction essentielle" consistant en la garantie de l’identité d’origine… Cet article s’applique lorsque le signe utilisé n’est pas identique à celui déposé mais similaire seulement, et qu’en découle un risque de confusion dans l’esprit du public. Autant dire que cela concerne la majorité des cas.

En ne retenant que la fonction "essentielle" de la marque qui serait de garantir au consommateur la provenance du produit ou du service, la jurisprudence autant communautaire que nationale semble restreindre le signe à sa dimension purement référentielle, négligeant par là la nature métaphorique de tout signifiant. Pour le dire autrement, limiter la fonction de la marque à l’indication de l’entreprise de provenance équivaudrait, dans un langage naturel, à n’utiliser que des noms de famille pour rendre compte exclusivement de la généalogie du signifié. Ou encore, cela reviendrait à concevoir toute marque comme une appellation d’origine, limitant le signe linguistique à sa seule fonction de désignation.

Or, "l’expérience démontre que les consommateurs ignorent généralement l’identité du fabricant des biens qu’ils consomment" énonçait déjà M. Ruiz-Jarabo Colomer en 2002 (ibid.) ; et de poursuivre "la marque acquiert une vie propre. […] Les messages véhiculés par la marque sont […] autonomes."

Pour autant, la fonction de garantie de l’identité d’origine semble rester l’élément déterminant pour ce qui est de l’étendu de la protection accordée par le droit des marques. Or, comme nous l’avons montré plus haut, ce critère s’avère être des plus sibyllins… L’utilisation de cette classification artificielle est-elle le seul moyen dont dispose la CJCE pour endiguer raisonnablement l’appropriation parcellaire du langage, menace inéluctable à la liberté d’autrui ? Car, faut-il le rappeler, l’enjeu de la protection des marques est bien la restriction corrélative du droit des tiers à utiliser certains vocables…

La méthodologie adoptée pour les marques notoires pourrait constituer une structure plus constructive. En effet, plutôt que de débuter en cherchant "la" fonction spécifique qui aurait été atteinte dans la marque, et conséquemment interroger la nature intrinsèque de la marque, déterminer s’il s’agit de sa fonction essentielle ou non, et en faire découler l’étendue de la protection, ne serait-il pas plus rationnel de prendre comme critère initial le risque de confusion dans l’esprit du public ?

Techniquement, cela reviendrait à appliquer les critères retenus pour l’atteinte visée par l’article 5-§1 sous b) au cas de figure prévu au même article sous a). Il s’agirait en somme de passer d’une approche essentialiste de la question de la marque à une réplique pragmatique aux cas de contrefaçons.

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