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La newsletter des marques

@VOMARK Nov/Dec 05

Le webzine des marques et des noms de domaine de @MARK

lundi 26 décembre 2005

Le webzine des marques et des noms de domaine de @MARK en partenariat avec AVOCATS-PUBLISHING.COM.

SOMMAIRE :

NOVEMBRE 2005

-  Marque communautaire et marque internationale
-  ETHIAS / ETHIS CONSEIL
-  FIRMAMAN / JACADI
-  Marque VINTAGE
-  LOLA / LOLA DIAMANT et LOLA LD
-  Validité de la marque communautaire CELLTECH
-  Marque QUOI DE PLUS NATUREL ?

DECEMBRE 2005

-  VIA MARIS / AQUA MARYS
-  Forclusion par tolérance : affaire JOKER
-  APAE / PAVE
-  Concurrence déloyale
-  Que signifie l’absence de recours contre une décision UDRP
-  Mention « compatible avec » ?
-  OBELIX / MOBILIX
-  Le nom commercial est protégé par l’usage qui en est fait

1. Marque communautaire et marque internationale- quelle stratégie adopter ?

Depuis quelques mois maintenant, l’Union Européenne est membre du Protocole de Madrid (et uniquement du Protocole), et la question qui se pose est donc de savoir comment optimiser sa stratégie de dépôts avec les nouvelles possibilités offertes par cette situation.
Deux situations sont possibles :

1) Soit la marque communautaire (enregistrée ou non) sert de base à un dépôt international : OHMI " OMPI

a. La demande internationale doit être déposée directement auprès de l’OHMI qui la transmettra à l’OMPI

b. Une taxe de transmission doit alors être acquittée lors du dépôt de la demande à l’OHMI (NB : lorsqu’une marque internationale a pour base une marque française, une taxe doit également être versée à l’INPI).
c. Attention : le titulaire ou le demandeur de la marque communautaire de base doit être :

-  un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne
-  ou être domicilié sur le territoire de l’Union Européenne
-  ou avoir son établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l’Union européenne.

Il existe par ailleurs une période de dépendance de cinq ans entre la marque internationale et la marque communautaire de base (à compter de la date de la demande internationale), ce qui signifie qu’il est particulièrement risqué de baser une marque internationale sur une marque communautaire car si la marque de base est rejetée (et avec 25 pays, le risque est réel), alors et automatiquement, la marque internationale est invalidée !!

L’enregistrement international ne produit plus d’effets si la demande de base, l’enregistrement qui en est résulté, ou l’enregistrement de base, ont été retirés, ont expiré, ont fait l’objet d’une renonciation ou d’une décision finale de rejet, de révocation, de radiation, ou d’invalidation dans un délai de 5 ans à compter de la date de l’enregistrement international.

Quelles sont les conséquences si la marque communautaire de base est transformée ?
Une marque communautaire rejetée, annulée ou déchue, peut être transformée en demandes nationales. Il n’a, par contre, pas été envisagé que cette transformation permette, pour les besoins de la procédure internationale, de substituer à une marque communautaire qui aurait servi de base à un enregistrement international, la demande ou l’enregistrement national obtenu dans le pays d’origine du déposant après transformation. Les déposants devront donc apprécier le risque qu’ils encourent en fondant un enregistrement international sur une demande ou un enregistrement communautaire.

2) Soit l’Union Européenne est désignée dans un dépôt international effectué sur la base d’un dépôt français : OMPI " OHMI

a. La demande internationale est déposée directement auprès de l’INPI qui la transmettra à l’OMPI avec une taxe de transmission. La désignation de la l’Union Européenne produit les mêmes effets qu’une demande de marque communautaire.
Les taxes versées incluent celles dites d’enregistrement et dans le cas où la désignation est refusée, l’Office devra rembourser le montant équivalent à la taxe l’enregistrement.

b. Une deuxième langue doit être indiquée. Cette deuxième langue doit être l’une des langues de l’Office.

c. L’ancienneté d’un enregistrement antérieur peut être revendiquée au moyen d’un formulaire officiel séparé annexé au formulaire de demande internationale.
d. Dès sa réception, l’Office re-publie l’enregistrement international au Bulletin des marques communautaires, dans une nouvelle partie M dédiée uniquement aux enregistrements internationaux.

Cette re-publication fait courir le délai d’opposition : une opposition peut être formée entre le 6ème et le 9ème mois suivant la date de la republication.

Les tiers ont également la possibilité de former des observations à compter de cette republication sans toutefois excéder 18 mois à compter de la date de notification de la marque internationale à l’OHMI par l’OMPI. L’OHMI a 6 mois à compter de cette re-publication pour transmettre à l’OMPI une notification de refus provisoire.

e. À la suite de sa re-publication, la demande internationale est transmise en vue des rapports de recherche. L’Office effectue la recherche dans le registre des marques communautaires et dans le registre des marques internationales, informe les titulaires d’une marque communautaire antérieure et transmet une copie de la désignation au service central de la propriété industrielle des États membres en vue de la recherche dans les registres nationaux (les recherches nationales seront facultatives à partir de 2008). S’il n’existe pas de motifs absolus de refus, l’Office transmet à l’OMPI une première déclaration d’octroi de protection. Cette déclaration a uniquement valeur d’information. Une fois transmise au titulaire, elle est inscrite au registre international et publiée dans la Gazette internationale.

Examen concernant les motifs relatifs de refus : encore une fois une opposition peut être formée entre le sixième et le neuvième mois suivant la date de la republication. Si la marque internationale désignant l’UE fait l’objet d’un motif absolu de refus, la procédure d’opposition dont elle est victime est suspendue dans l’attente de la décision définitive de l’OHMI sur la base des motifs absolu de refus.

f. Lorsque la demande est acceptée à l’enregistrement pour la Communauté européenne, celle-ci est publiée au Bulletin des marques communautaires. L’enregistrement international d’une marque désignant la Communauté européenne produit, à compter de la date de la deuxième publication, les mêmes effets que l’enregistrement d’une marque communautaire. Cette date constitue la date de commencement de la période de cinq ans d’usage sérieux.

g. Lorsqu’une désignation de la Communauté européenne est rejetée, le titulaire peut demander la transformation :
-  en demande de marque nationale pour les États membres
-  en désignation d’un État membre partie au protocole de Madrid.

En conclusion, il paraît recommandé de ne pas déposer une marque internationale sur la base d’une marque communautaire non enregistrée car les risques sont trop élevés (c’est pourquoi le dépôt d’une marque française reste opportun, en revanche, désigner l’Union Européenne dans une marque internationale peut s’avérer judicieux et recommandé.

2. ETHIAS / ETHIS CONSEIL :

L’Institut National de la Propriété Industrielle, statuant sur opposition, a décidé que la dénomination ETHIS CONSEIL ne peut être adoptée comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs sur la marque ETHIAS (risques de confusion entre les deux éléments principaux dont 5 lettres sont identiques et dans le même ordre sur 6, adjonction inopérante de « conseil » dépourvu de caractère distinctif ...).

Décision obtenue par @MARK le 5 septembre 2005.

3. FIRMAMAN / JACADI

La Cour d’appel de Paris a confirmé le 7 septembre 2005 une décision du TGI de Paris condamnant la société JACADI pour contrefaçon de marque du fait de la reprise de la lettre O avec un point dans sa partie inférieure droite au sein de la marque VERONIQUE DELACHAUX. Les similitudes visuelles et conceptuelles (le signe évoque le ventre d’une femme enceinte) sont jugées prépondérantes et déterminantes La reprise de ce logo porte également atteinte aux droits d’auteur de la société titulaire, l’originalité et l’absence d’antériorité n’étant pas contestés. La Cour alloue des « dommages-intérêts » supplémentaires pour un montant global dépassant les 100.000 € alors même que le logo critiqué n’avait pas encore fait l’objet d’une exploitation commerciale.

Décision obtenue par @MARK avec le précieux concours de Maître CHAPOULLIE.

4. Marque VINTAGE

La société JENKEN est titulaire de la marque VINTAGE déposée en 1991 et elle engage une action en contrefaçon contre la société CREEKS qui utilise le nom VINTAGE sur certains modèles de ses collections. La Cour de Paris dans son arrêt du 20 avril 2005 décide que la marque ne sera pas annulée car aucun document ne vient établir qu’au jour du dépôt en 1991, le terme VINTAGE était nécessaire et générique pour désigner des vêtements ou leur qualité essentielle.

En revanche, la déchéance pour dégénérescence est prononcée car la société JENKEN a fait preuve de réactions insuffisantes peu proportionnées à l’emploi massif et généralisé de ce terme et qu’elle n’a donc pas préservé le caractère distinctif de ce mot face à son utilisation générique pour désigner des modèles anciens remis au goût du jour.

5. LOLA / LOLA DIAMANT et LOLA D

La Cour de Paris décide le 13 mai 2005 que la marque LOLA est arbitraire et distinctif pour désigner des vêtements : c’est pourquoi l’adjonction du mot DIAMANT ou des lettres LD est inopérante et ne permet pas diminuer le pouvoir distinctif fort de la marque LOLA. La Cour précise que le terme DIAMANT ne donne aucune signification particulière à la locution LOLA DIAMANT (et ne forme donc pas le fameux tout indivisible) puisque les deux termes ont chacun leur signification propre.

6. Validité de la marque communautaire CELLTECH

La société CELLTECH a déposé une demande de marque communautaire CELLTECH le 30 juin 2000 auprès de l’OHMI et cet office a rejeté la demande en estimant que le signe était composé de la combinaison des deux termes CELL et TECH abréviation de cellule et de technologie ou technique et que l’ensemble verbal ne pouvait revêtir un caractère distinctif au vu de produits et services relevant de la technologie cellulaire. La chambre des recours a confirmé cette décision le 19 mai 2003 mais le Tribunal de Première Instance des C.E. décide au contraire le 14 avril 2005 que la marque doit être validée. Le TPI estime que le signe verbal CELLTECH pris dans son ensemble n’est pas nécessairement descriptif et que ce n’est pas parce que chacun des éléments pris isolément est dépourvu de caractère distinctif que la combinaison qu’ils forment présente un tel caractère.

L’OHMI est de plus en plus sévère pour apprécier la validité intrinsèque d’une demande de marque communautaire et il a donc fallu près de 5 ans de procédure acharnée pour obtenir cet enregistrement.

7. Marque QUOI DE PLUS NATUREL ?

La Cour de Paris décide, le 18 mai 2005, d’une part que la marque QUOI DE PLUS NATUREL ? est une marque valable car ce n’est pas la désignation générique, usuelle et nécessaire d’un produit laitier ou d’une substance diététique et d’autre part que tout concurrent peut reprendre cette expression sans porter atteinte au titulaire de la marque si le signe est utilisé dans son acception courante , non pas à titre de marque mais sous forme de publi-reportage sous le titre « Manger sain, quoi de plus naturel ? ». La Cour ne reconnaît pas de droits d’auteur sur cette expression du langage courant qui n’a donc aucun caractère original et ne porte pas l’empreinte de la personnalité de son auteur.

8. VIA MARIS / AQUA MARYS

La marque AQUA MARYS constitue la contrefaçon de la marque VIA MARIS du fait :
-  des ressemblances d’ensemble
-  de l’usage de la langue latine qui constitue un élément de rapprochement
-  des similitudes phonétiques entre VIA et AQUA en raison de la lettre finale A

Cette décision de la Cour de Rennes en date du 29 mars 2005 peut surprendre mais la quasi-identité entre les deux vocables MARYS et MARIS semble avoir été déterminante ...

9. Forclusion par tolérance : affaire JOKER

Le délai de tolérance s’apprécie au regard du temps écoulé entre la date à laquelle le titulaire de la marque première a eu connaissance de l’usage de la marque seconde et celle de la délivrance par ses soins d’un acte interrompant la prescription (lettre de mise en demeure adressée par le titulaire de la marque première au titulaire de la marque seconde pour l’informer de façon claire et précise que sa marque est jugée contrefaisante).

La tolérance ne suppose pas que le titulaire ait admis, ne serait-ce que tacitement, l’usage de la marque seconde, mais qu’il se soit abstenu de s’y opposer en connaissance de cause.

10. APAVE / PAVE

L’OHMI a décidé le 1er juillet 2005 que les marques APAVE et PAVE pouvaient coexister librement du fait des différences visuelles (suppression de la lettre d’attaque A) et phonétiques (nombre de syllabes différent) - enfin, intellectuellement, si le mot PAVE a une signification en français , anglais ou danois, le mot APAVE est dépourvu de toute signification dans ces mêmes langues et le consommateur le percevra comme un néologisme dépourvu de toute similitude conceptuelle avec PAVE.

11. Concurrence déloyale

En droit, le simple fait de commercialiser un produit concurrent qui n’est pas protégé par un droit de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, en l’absence de risque de confusion sur l’origine des produits.
Suite à un jugement condamnant l’une des parties pour contrefaçon de modèles, les parties ont signé un protocole par lequel elles s’interdisent toute copie de produit protégé ainsi que tout comportement susceptible de fausser ou restreindre le libre jeu de la concurrence. Or, en reproduisant les produits de son concurrent, la partie poursuivie a minimisé le risque de commercialisation des produits, profité des frais de prospection et de référencement et a ainsi manqué à la loyauté qui doit régir les rapports commerciaux.

Cet acte contrevient aux termes du protocole. La cour de Paris accorde 300.000 € de dommages et intérêts ...

12. Que signifie l’absence de recours contre une décision UDRP

La cour de Paris a jugé le 30 mars 2005 qu’il ne saurait être déduit de l’absence de recours contre une décision UDRP rendue par l’OMPI la reconnaissance des droits sur les noms de domaine Internet en cause. Cette procédure UDRP n’est pas une procédure d’arbitrage : si c’était le cas, le fait de ne pas avoir intenté de recours dans le délai imparti mettrait fin définitivement au litige ! Or, en l’espèce, il s’agit d’une sorte de médiation en sorte que l’avis rendu ne s’impose pas aux parties . En aucun cas , il ne peut être attribué de dommages et intérêts. Les parties peuvent donc à tout moment saisir les juridictions nationales compétentes en vue de demander la réparation du préjudice subi.

13. Peut-on utiliser la mention « compatible avec » ?

La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a précisé les cas où il est possible d’utiliser la marque d’un tiers pour indiquer la destination de son produit. Lorsqu’un opérateur économique détient un droit exclusif sur une marque, aucun tiers ne peut l’utiliser sans droits sauf si, dans la vie des affaires, la marque est nécessaire pour indiquer la destination des produits ou des services, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, pour autant que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

La Cour précise que la notion de pièce détachée ou d’accessoire n’est donnée qu’à titre d’exemple et que ce qui est important c’est que l’usage de la marque soit nécessaire pour indiquer la destination du produit. En l’espèce, il s’agissait de fournir au public une information compréhensible et complète sur la destination du produit commercialisé, c’est à dire sur sa compatibilité du produit avec celui de la marque.

14. MOBILIX / OBELIX

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) a rejeté le recours formé par le titulaire de la marque OBELIX visant à interdire l’utilisation de la marque MOBILIX par la compagnie de téléphonie mobile Orange A/S. Le tribunal rappelle au préalable que le risque doit s’apprécier globalement, notamment au regard « de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou services désignés ».

Le tribunal met en exergue une certaine similarité phonétique puis apprécie ensuite la ressemblance des deux signes d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel et souligne surtout que « les différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés ».
Relevant, tout d’abord, que les marques n’ont pas de signification courante dans une des langues officielles de l’Union européenne, il estime cependant que si le terme MOBILIX peut être perçu comme se rapportant à quelque chose de mobile ou à la mobilité, en revanche, le terme OBELIX est aisément identifié par le grand public au personnage corpulent de la bande dessinée ASTERIX.
La confusion conceptuelle étant ainsi très improbable, le tribunal conclut que les dissemblances entre les signes font obstacle à tout risque de confusion entre les deux signes dans l’esprit du public. Enfin, le tribunal rejette, sans surprise, l’argument de l’éditeur selon lequel la présence du suffixe « ix » permettrait à « MOBILIX » de s’immiscer dans la famille des noms liés à la bande dessinée Astérix.
Il juge ainsi qu’il « ne saurait se prévaloir d’aucun droit exclusif sur l’emploi du suffixe « ix » ». Une décision contraire aurait pu avoir pour effet de proscrire le dépôt de nouvelles marques se terminant en « ix ». Au sens de la jurisprudence communautaire, le risque de confusion entre deux marques implique « le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou le cas échéant d’entreprises liées économiquement ».
En l’espèce, le tribunal considère donc que ce risque n’existe pas, OBELIX n’étant pas lié aux produits informatiques ou téléphoniques dans l’esprit du consommateur moyen. C’est donc la différence conceptuelle qui l’a emporté de façon assez logique car toutes les marques en « ix » ne peuvent être refusées du fait de l’existence des marques ASTERIX, OBELIX et consorts ....

15. Le nom commercial est protégé par l’usage qui en est fait

Cela paraît une évidence mais nul besoin de déposer ou d’inscrire le nom commercial sur son KBIS pour être protégé : ce qui compte, c’est de prouver son usage continu dans la vie des affaires (factures, catalogues publicitaires ...) comme le prévoit l’article 8 de la Convention de Paris.

P.-S.

Le site d’@mark :<a
href="http://www.mark-france.com">www.mark-france.com</a><br>

@MARK s’agrandit et déménage dans de nouveaux locaux<br>

Une page se tourne ! 5 ans après son début d’activité, @MARK va s’agrandir et déménager dans de nouveaux locaux situés dans le même arrondissement parisien. @MARK c’est toujours trois associés mais aussi trois juristes (dont une CPI) et trois assistantes expérimentées... C’est au rez de chaussée de deux immeubles réunis par une très belle verrière fin XIXème siècle, dans de spacieux bureaux atypiques remis à neuf et décorés par l’architecte Olivier Rouvillois, que nous serons ravis de vous accueillir.<br>

A compter du 12 décembre, la nouvelle adresse sera :<br>

16, rue Milton - 75009 PARIS

Téléphones, télécopies et adresses e-mails restent inchangés ...

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