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DROIT DES MARQUES

@VOMARK - Novembre 2004

Le Webzine des marques et des noms de domaine de @MARK

lundi 15 novembre 2004

@VOMARK, le Webzine des marques et des noms de domaine de @MARK chaque mois, désormais en partenariat avec AVOCATS-PUBLISHING.

Sommaire

- Quelle est la valeur de votre marque ?
- Adhésion de l’Union européenne au Protocole de Madrid
- 1WORKS SOLUTION / IWORX
- L’EAU DE MARS / MARS
- SAINT HUBERT / HUBERT
- Une nouvelle loi sur les marques au Maroc
- Validité des marques selon l’OHMI
- DICK & FANNY : marque portant atteinte aux bonnes mœurs ?

1. Votre marque a une certaine valeur : à combien l’estimez-vous ?

Les actifs immatériels et notamment les marques ont une certaine valeur et même une valeur certaine mais quand vient le moment de donner un chiffre à ce type de bien incorporel, la difficulté est importante. Pour certains, la valeur d’une marque est d’une part conjoncturelle, d’autre part subjective du fait du nombre croissant de critères possibles qui peuvent être définis. Pour d’autres, son principe est même rejeté car comment valoriser un actif irréel !! Pourtant des méthodes existent bel et bien et leur fiabilité est affirmée et reconnue.

La méthode des coûts consiste à recenser les dépenses engagées pour la création de la marque, pour sa protection, son entretien, son développement ...Le problème de cette méthode est qu’elle ne tient pas compte de l’érosion du temps, du manque de lien avec les bénéfices que peut en attendre celui qui exploite la marque. Elle s’applique donc aux marques " faibles " fortement concurrencées voire contournées...

La référence au marché est une autre méthode : elle consiste à rechercher le prix pour lequel ce type d’actif est vendu sur le marché ou loué (redevance proportionnelle au chiffre d’affaires auquel on affecte un coefficient correspondant à la durée de la licence ...). La limite de cette méthode tient à la forte variabilité du taux de redevance de licence (entre 2 et 10 % ce n’est plus la même valeur !).

La valorisation par les résultats directement attribuables à la marque consiste à rechercher l’impact financier de l’utilisation de la marque sur le produit. On essaie donc d’identifier le " + " produit apporté par la marque par rapport au même produit vendu sans marque . On peut ainsi comparer les prix de ventes, les marges ...On tient bien entendu compte des coûts de communication.

Le partage des résultats entre les différents actifs nécessaires à l’exploitation de la marque permet de conclure qu’en moyenne les licenciés dégagent un résultat de 20% avant impôt sur lequel ils payent une redevance moyenne de 5 % : la redevance revient à transférer aux propriétaires des droits intellectuels 5% des 20 % soit 25 % du résultat avant impôts. C’est une des valeurs possibles de la marque.

La valeur de rentabilité des marques correspond à la valeur actualisée des revenus qui leur sont attribuables, ce qui sous entend définir des prévisions et le niveau de risque de ces prévisions. On tient compte de la concurrence, de l’image de la marque, de sa force, de sa singularité. On analyse sa situation juridique et le risque correspondant, sa distinctivité, sa portée territoriale, son domaine d’exploitation, sa validité extrinsèque et sa renommée éventuelle.

Ce n’est qu’un aperçu des principales méthodes applicables pour déterminer la valeur d’une marque. Il en existe d’autres. On peut aussi les combiner entre elles. En conclusion, déterminer la valeur d’une marque n’est pas simple et c’est une affaire de spécialistes car chaque cas est différent.

2. Adhésion de l’Union européenne au Protocole de Madrid

Depuis le 1er octobre 2004, il est possible de demander ou d’étendre la protection d’une marque internationale pour l’ensemble de l’Union Européenne en désignant la marque communautaire comme un seul et même territoire. Il est donc possible au sein de la procédure internationale se déroulant à Genève de désigner l’Union Européenne ainsi que des pays tels que les Etats-Unis, le Japon, la Russie, la Suisse, la Chine, Singapour, l’Australie et bien d’autres .... Cela permet de simplifier encore la gestion des procédures tout en les rendant encore plus techniques !

Il est également possible de déposer une marque internationale sur la base d’une marque communautaire existante : attention toutefois au fait que les deux marques restent dépendantes l’une de l’autre pendant 5 ans - en clair, si la marque communautaire est refusée à l’enregistrement, la marque internationale perd également sa validité : cette procédure est donc à conseiller avant tout aux titulaires de marques communautaires enregistrées et pas seulement déposées !

3. 1WORKS SOLUTION / IWORX

L’Institut National de la Propriété Industrielle statuant sur opposition, décide que les signes ci-dessus présentent des similitudes visuelles et phonétiques suffisantes (reprise de WOR précédé d’un trait vertical 1 ou I ) pour donner une impression d’ensemble voisine mais admet finalement que les signes peuvent coexister car les produits et services revendiqués sont distincts (composants électroniques d’une part et matériel informatique / logiciels d’autre part). En effet, le fait que ces derniers contiennent des composants électroniques n’est pas déterminant car ce critère est bien trop large et reviendrait à considérer comme similaires tous les produits en contenant ...

4. L’EAU DE MARS / MARS

Alors que les marques désignent toutes les deux des produits identiques, l’Institut National de la Propriété Industrielle, statuant sur opposition, décide que les marques peuvent coexister sans risque de confusion pour le consommateur car la dénomination MARS est étroitement associée aux termes " L’EAU DE " dans la marque contestée pour former un ensemble à savoir une expression désignant l’eau de la planète Mars. Certes " l’eau de " évoque le produit désigné par la marque mais il est fait référence au problème scientifique de la présence d’eau sur la planète Mars.

Décision obtenue et communiquée par Maître Anne-Marie PECORARO, Avocat associée du Cabinet BIGNON LEBRAY.

5. SAINT HUBERT / HUBERT

La CJCE a décidé le 12 octobre 2004 que les marques ci-dessus ne présentent aucune similitude tant sur le plan visuel que phonétique ou conceptuel ( ! ) de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le degré d’identité ou de similitude entre les produits.

Surprenant tout de même car la reprise du prénom HUBERT pas si courant semblait de nature à permettre au titulaire de la marque antérieure de faire valoir ses droits - la CJCE en a décidé autrement ...

6. Une nouvelle loi sur les marques au Maroc

Enfin ! La nouvelle loi sur les marques a été adoptée au Maroc et elle entrera en vigueur le 18 décembre 2004. Les deux lois actuelles sont donc abolies (le Dahir 1916 sur la zone Marocaine et celui de 1938 sur la zone Tanger) et la nouvelle loi couvrira l’ensemble du territoire marocain.

La durée de protection d’une marque marocaine sera de 10 ans renouvelable (5 ans renouvelable deux fois pour un dessin et modèle).

A compter du 18 décembre 2004, toutes les marques déposées avant cette date au Maroc seront automatiquement étendues au territoire de la zone Tanger et toutes les marques déposées dans la zone Tanger produiront leurs effets dans l’ensemble du Maroc. Il convient toutefois de préciser que ne sont pas concernées par cette réforme les marques internationales désignant le Maroc puisqu’elles couvrent d’office l’ensemble du territoire.

La nouvelle loi prévoit par ailleurs des sanctions civiles et pénales très sévères contre les contrefacteurs. A suivre !

7. Validité des marques selon l’OHMI (marques communautaires)

Quelques exemples récents montrent qu’obtenir l’enregistrement d’une marque sur le plan communautaire n’est pas si évident car le caractère distinctif est apprécié non plus au regard du droit, de la pratique ou de la langue française mais au regard du public de l’ensemble de l’Union Européenne et notamment celui anglophone.

C’est ainsi que les marques MENSKIN pour des cosmétiques, STRONGER TOGETHER pour des services de conseil, APPLIED MOLECULAR EVOLUTION pour des services d’ingénierie moléculaire, SAT2 pour des services de diffusion de programmes par satellite ....ont été refusées par l’OHMI en raison de l’absence de caractère distinctif.

Il est à noter que la présence d’un élément visuel permet dans la majorité des cas d’obtenir l’enregistrement de la marque dont l’élément verbal est faiblement distinctif.

8. Marque DICK & FANNY : atteinte aux bonnes mœurs ?

L’OHMI a validé la marque DICK & FANNY même si les mots sont, pris isolément, résolument obscènes, car la combinaison des deux termes ne véhicule aucun caractère offensant et peut être comprise par la majorité des gens comme une association de deux prénoms. Or, si les mots d’argot anglais DICK & FANNY désignent les organes génitaux de l’homme et de la femme, il s’agit aussi des diminutifs des prénoms Richard et de Frances.

Une marque même de mauvais goût peut donc être enregistrée si elle n’incite pas à la violence ou si elle ne constitue pas une insulte... A méditer avant d’adresser vos instructions pour un futur dépôt de marque !!

P.-S.

Le site d’@mark :<a
href="http://www.mark-france.com">www.mark-france.com</a>

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